文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 徐思

　　土耳其第6769號(hào)《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第9款規(guī)定：“基于惡意的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，經(jīng)異議予以駁回?！备鶕?jù)土耳其商標(biāo)審查實(shí)踐，官方對(duì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)趯?shí)質(zhì)審查階段并不會(huì)主動(dòng)考慮申請(qǐng)人的主觀因素、是否具有“惡意”，而需基于權(quán)利人對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)提起異議，主張并證明爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)是基于惡意，而由官方裁定是否予以駁回注冊(cè)申請(qǐng)。

　　經(jīng)查閱土耳其相關(guān)異議案件裁定，筆者嘗試從案例和實(shí)踐整理土耳其對(duì)商標(biāo)惡意申請(qǐng)認(rèn)定的考量因素。

　　案例一：DELPHI（07；09；11；12；35；37；40；42 類）VS. DEPLHI（01；03；04類）

　　一名土耳其個(gè)人申請(qǐng)了“DEPLHI”第1；3；4類商標(biāo)，指定使用在第1類化學(xué)品、第3類漂白、清潔劑和第4類工業(yè)用油、粘合劑等商品上。DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED公司對(duì)該商標(biāo)提起異議，異議人并無第1；3；4類在先商標(biāo)，而是基于其他類別上在先注冊(cè)的“DELPHI”商標(biāo)，援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第1款“混淆誤認(rèn)”和第6條第9款“惡意”條款進(jìn)行異議。雙方商標(biāo)情況如下：

　　本案在異議階段，土耳其專利商標(biāo)局駁回了異議人的異議申請(qǐng)，對(duì)于異議人基于“混淆誤認(rèn)”、“惡意”條款的請(qǐng)求均未予以支持，認(rèn)定雙方標(biāo)識(shí)近似，但指定使用的商品、服務(wù)不類似，因此未構(gòu)成指定使用于相同、類似商品上的近似商標(biāo)，不存在造成混淆誤認(rèn)的可能性；而“惡意”條款的主張因無在案證據(jù)證明，故駁回了異議人的異議申請(qǐng)。

　　異議人對(duì)該決定不服，向土耳其專利商標(biāo)局復(fù)審評(píng)估委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)審委員會(huì)”）提起異議復(fù)審，經(jīng)審理，復(fù)審委員會(huì)推翻了專利商標(biāo)局的異議決定。關(guān)于“混淆誤認(rèn)”條款的主張，復(fù)審委員會(huì)認(rèn)同專利商標(biāo)局的觀點(diǎn)，認(rèn)為雙方標(biāo)識(shí)近似，但對(duì)于商品、服務(wù)是否類似，復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為被異議商標(biāo)指定使用的第1類“用于工業(yè)、科學(xué)、攝影、農(nóng)業(yè)、園藝和林業(yè)的化學(xué)品”、第 4 類“汽油、柴油、液化石油氣、天然氣、燃料油及其非化學(xué)添加劑”與異議人在先商標(biāo)注冊(cè)的第7；9；12；35；37；42類商品、服務(wù)存在關(guān)聯(lián)，因?yàn)槎际怯糜谂c汽車及汽車零部件相關(guān)的領(lǐng)域（如第7類發(fā)動(dòng)機(jī)，第9類控制機(jī)動(dòng)車輛運(yùn)動(dòng)的多傳感器，第12類汽車零部件，第35類車輛及零部件的銷售服務(wù)，第37類車輛維修服務(wù)以及第42類關(guān)于交通工具的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)）?；谇笆觯瑥?fù)審委員會(huì)認(rèn)定異議人關(guān)于第6條第1款“混淆誤認(rèn)”條款的主張成立。

　　關(guān)于“惡意”條款，復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為“DELPHI”一詞在土耳其語中沒有任何含義，這個(gè)詞不太可能被巧合地選為商標(biāo)，而且復(fù)審委員會(huì)考慮了異議人對(duì)“DELPHI”商標(biāo)在土耳其以外的國家進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)和使用的情況。異議人在土耳其將“DELPHI”商標(biāo)使用在汽車零部件領(lǐng)域，并且在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度，考慮到被異議商標(biāo)所指定使用的商品與異議人商標(biāo)注冊(cè)商品類似且存在關(guān)聯(lián)，復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)難謂善意，而支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”的主張。

　　本案復(fù)審委員會(huì)對(duì)于爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)是否具有惡意進(jìn)行了較為綜合的考慮，評(píng)估的因素包括訴爭(zhēng)議商標(biāo)的顯著性、商標(biāo)是否近似、商品是否類似、相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的情況、異議人商標(biāo)的顯著性和知名度等。從本案也可看出，引入所有相關(guān)重要事實(shí)和全面的主張對(duì)認(rèn)定“惡意”具有重要作用，例如本案中異議人在海外國家注冊(cè)和使用“DELPHI”商標(biāo)的情況，證明異議人為“DELPHI”商標(biāo)的真正所有人，大量的海外申請(qǐng)和使用會(huì)影響到審查員的內(nèi)心確信；又如，“DELPHI”商標(biāo)在土耳其的使用情況能夠使審查員對(duì)異議人商標(biāo)所使用的汽車零部件領(lǐng)域有所了解，進(jìn)而基于雙方指定商品的性質(zhì)、用途、銷售渠道等方面的關(guān)聯(lián)性而跨類認(rèn)定商品、服務(wù)類似，同時(shí)，對(duì)異議人“DELPHI”商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)的知名度能夠予以一定了解。所以，在并無直接證據(jù)證明被異議人具有惡意的情況下，通過多方面的間接證據(jù)，“惡意”條款仍存在被支持的可能性。

　　案例二：“X”商標(biāo)（07；09；11；14；35；36；37；38；41；42；45類） Vs.“ XHOME”（21類）

　　“X”商標(biāo)（此處匿稱為“X”）是中國X公司的主標(biāo)，主營電子數(shù)碼產(chǎn)品，在土耳其申請(qǐng)注冊(cè)07；09；11；14；35等多個(gè)類別的“X”商標(biāo)。一名土耳其個(gè)人在土耳其申請(qǐng)注冊(cè)第21類“XHOME”商標(biāo)，指定使用在第21類牙刷、梳子、花盆等商品上（雙方商標(biāo)情況請(qǐng)見下表），X公司對(duì)該商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)崞甬愖h，異議理由援引土耳其《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條第1款“混淆誤認(rèn)”、第6條第5款“馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)”和第6條第9款“惡意”條款。

　　異議人在土耳其并無第21類的“X”在先商標(biāo)，而是基于上述其他類別的“X”土耳其在先商標(biāo)進(jìn)行異議。關(guān)于異議人主張的“混淆誤認(rèn)”條款，土耳其專利商標(biāo)局未予以支持，在異議裁定中認(rèn)定雙方商標(biāo)標(biāo)識(shí)近似，但爭(zhēng)議商標(biāo)指定的第21類商品與異議人引證商標(biāo)注冊(cè)商品和服務(wù)不類似，不存在造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的可能性。關(guān)于第6條第5款“馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)”，因在案證據(jù)不足以證明異議人的引證商標(biāo)“X”在土耳其已達(dá)到馳名程度，審查員未予以支持。關(guān)于第6條第9款“惡意”條款，因被異議商標(biāo)完整包含異議人在先商標(biāo)“X”，而“HOME”的含義包括“家”、“家居”，指定使用在21類商品上缺乏顯著特征，故被異議商標(biāo)的主要顯著部分與異議人引證商標(biāo)相同，雙方標(biāo)識(shí)近似，審查員認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)?jiān)撋虡?biāo)時(shí)應(yīng)知道異議人的“X”商標(biāo)，為了獲得不公平的優(yōu)勢(shì)，未按照公平交易的原則行事，爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)難謂善意，故支持了異議人關(guān)于第6條第9款“惡意”條款的主張。

　　本案中異議人“X”商標(biāo)在土耳其以及國際的知名度審查員已納入考量，在異議基礎(chǔ)商標(biāo)具有較高知名度的情況下，審查員認(rèn)為被異議人在申請(qǐng)爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)不可能不知道異議人的“X”商標(biāo)，所以具有搭便車、獲取不正當(dāng)利益的動(dòng)機(jī)，進(jìn)而認(rèn)定該商標(biāo)申請(qǐng)并非基于善意。

　　以上兩個(gè)案件中，土耳其專利商標(biāo)局、復(fù)審委員會(huì)對(duì)是否具有“惡意”的考量因素均包括：爭(zhēng)議商標(biāo)的顯著性、標(biāo)識(shí)的近似度、商品的類似度、所涉行業(yè)領(lǐng)域的具體情況、異議人商標(biāo)的顯著性和知名度等。適用“惡意”條款需綜合考慮，故建議在土耳其異議案件中盡量提供多方面的證據(jù)，包括但不限于引證商標(biāo)的使用證據(jù)和知名度證據(jù)，以給予審查員一個(gè)較為全面、完整的“畫面”，綜合影響審查員對(duì)于“惡意”認(rèn)定的考量。