文/北京市集佳律師事務所 黃慧

　　當今時代是一個飛速發(fā)展的時代，對于商業(yè)的影響就是，任何市場主體都需要跟上時代發(fā)展的潮流，否則很容易被淘汰出局。這不僅體現(xiàn)在市場主體需要對產品的設計推陳出新，也體現(xiàn)在對市場的規(guī)劃的高瞻遠矚，更體現(xiàn)在代表企業(yè)形象的商標的與時俱進。通常情況下，考慮到經(jīng)過長年市場經(jīng)營和培育才能累積在商標中的商譽，市場主體往往會對核心商標的精髓或顯著部分予以保留，在這個基礎上再采用或簡化或衍生的方式構思出與原注冊商標存在一定聯(lián)系但又有一定改變的新商標。

　　而根據(jù)《商標法》第二十四條的規(guī)定，在此情況下，市場主體應當向商標行政主管部門重新提出注冊申請。在有在先商標的情況下，很多市場主體都會想當然地認為，新商標會很容易得到注冊，申請僅僅是走個過場。但是，由于新商標與在先的基礎商標并不完全相同，商標主管部門仍然需要對新商標重新進行實質審查，這就存在了在基礎商標核準之后、新商標申請之前其他第三方申請的商標可能被認為在先近似商標，從而阻擋新商標獲得注冊的問題。市場主體申請的與其在先注冊商標存在一定聯(lián)系的新商標被商標行政主管部門基于絕對理由或相對理由駁回后，往往會在駁回復審程序乃至行政訴訟中主張訴爭商標是其對在先注冊商標的延續(xù)性注冊。

　　根據(jù)2019年《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.1條可知，主張商標延續(xù)性注冊的要件主要有三個：1）在后申請商標與在先基礎商標核定使用的商品構成相同或類似；2）在后申請商標與在先基礎商標構成相同或類似商標；3）基礎商標經(jīng)過使用獲得一定知名度。

　　本文主要從國家知識產權局，北京知識產權法院和北京市高級人民法院在相關案件中的審查、審理實踐出發(fā)，對商標延續(xù)性注冊的要件進行解讀，進而達到指導今后的代理工作的目的。

　　一、在后申請商標與在先基礎商標構成相同或類似商標

　　我們先來看幾個案例，國家知識產權局曾在商標審查中引證了第1174989號“古”商標、第17782165號“ ”商標，駁回安徽古井貢酒股份有限公司（簡稱古井貢酒公司）在第33類的第32183457號“ ”號商標的注冊申請。古井貢酒公司不服，進行了商標的駁回復審，未獲支持后起訴至北京知識產權法院，但北京知識產權維持駁回決定。古井貢酒公司只能繼續(xù)上訴至北京市高級人民法院，主張訴爭商標系對古井貢酒公司的“古井”“古井貢”“古井貢酒”系列商標的延續(xù)性注冊。北京市高級人民法院在第（2020）京行終4790號判決中認為“古井貢酒公司主張其在先申請的具有較高知名度的‘古井’‘古井貢’‘年份原漿’商標與訴爭商標亦存在一定區(qū)別”，故對古井貢酒公司關于訴爭商標是其基礎商標延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。

　　又如，國家知識產權局引證第17413603號“英?！鄙虡笋g回山東英睿包裝材料有限公司（簡稱英睿公司）在第16類的第35288417號“英睿”商標的注冊申請。英睿公司不服，訴至北京知識產權法院。一審敗訴后，英睿公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2020）京行終4215號判決認為“英睿公司在先注冊的商標（‘英睿金晨’）與訴爭商標在構成要素、讀音呼叫、整體視覺效果等方面均差異較大”，故對英睿公司關于訴爭商標是其基礎商標延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。

　　再如，國家知識產權局以第33類第32792932號訴爭商標“綿特MIANTE”的注冊申請構成2013年修正的《中華人民共和國商標法》（簡稱2013年商標法）第十一條第一款第二項所指情形為由駁回四川綿竹劍南春酒廠有限公司（簡稱劍南春公司）的注冊申請。劍南春公司不服，訴至北京知識產權法院，主張“綿特”系其在先注冊并有較高知名度的商標“綿竹特曲”的延伸注冊。一審敗訴后，劍南春公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2020）京行終3297號判決中認為“訴爭商標‘綿特’與‘綿竹’‘綿竹特曲’區(qū)別明顯，相關公眾難以將訴爭商標與其在先注冊商標聯(lián)系在一起”，故對劍南春公司關于訴爭商標是其基礎商標延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。當然，訴爭商標易被理解為“特別綿柔”而直接表示商品特點亦是其被不予核準注冊的重要原因。

　　從上述案例中我們可以看出，訴爭商標與基礎商標相同或高度近似是主張基礎商標延續(xù)性注冊的首要條件。如果訴爭商標為基礎商標的簡稱、縮寫形式或互為包含關系，這通常就不能滿足延續(xù)性注冊的對于商標近似程度的要求。

　　二、在后申請商標與在先基礎商標核定使用的商品構成相同或類似

　　同樣，我們先來看案例，國家知識產權局引證第16331790號“信昌優(yōu)生活 CITIU”商標駁回中國中信集團有限公司（簡稱中信公司）在第43類的第28769740號“CITIC”商標的注冊申請。中信公司不服，訴至北京知識產權法院。一審敗訴后，中信公司上訴至北京市高級人民法院，北京市高級人民法院在第（2019）京行終9101號判決認為“雖‘CITIC’商標在銀行、信托、基金等服務上具有較高的知名度和影響力，但依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明訴爭商標在烹飪設備出租、飲水機出租服務上的使用亦具有一定的知名度”，故對中信公司有關訴爭商標構成對在先已注冊“CITIC”“中信”商標的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。

　　從該案可以看出，這一要件相對易于理解、判斷及把握：延續(xù)性注冊必須在相同或者類似的商品上，基礎商標的知名度和商譽并不能延及非類似商品上。因此，在非類似的商品上申請的后申請商標，即使與在先商標構成近似，也是不能主張延續(xù)性注冊的。

　　三、在先基礎商標經(jīng)過使用獲得一定知名度

　　本文所談之“延續(xù)”，為基礎商標的知名度和商譽的“延續(xù)”。如若基礎商標不具有知名度或知名度達不到“一定”程度，即使具備前面兩個條件，也是無法主張延續(xù)性注冊的。但是，如何根據(jù)申請人提交的證據(jù)考察、認定基礎商標的知名度，對知名度的要求需達到何種程度都是值得我們思考和在實踐中不斷探索的課題。

　　經(jīng)過對比國家知識產權局與法院對相關案件的處理，筆者發(fā)現(xiàn)兩者對“一定知名度”的要求有所差異，具體來講：

　　1、國家知識產權局對基礎商標知名度的標準在個案中并不完全一致。

　　在第29485778號“ ”（東方紅湘滿天下）商標駁回復審案中，國家知識產權局查明，申請人于2004年4月2日已在先申請注冊第3993766號“東方紅湘滿天下”商標與訴爭商標標識相同，指定服務相同或相近，故申請商標注冊有其合理之處。此外，鑒于申請人的在先基礎商標，也認定訴爭商標未構成《商標法》第十條第一款第（八）項所指不良影響的標志。在該案、第20093928號“ ”商標駁回復審以及第20495401號“ ”商標駁回復審等案件中，國家知識產權局并未強調基礎商標的知名度和使用情況，但從決定書本身來看，我們尚不了解申請人是否提交了大量使用證據(jù)來證明在先基礎商標的知名度。

　　而在第26300501號“ ”商標駁回復審案、第41289660號“ ”商標駁回復審中，國家知識產權局認為申請人提供的證據(jù)可以證明基礎商標經(jīng)過持續(xù)地使用和宣傳在相關公眾中已經(jīng)具有一定知名度，基礎商標的商譽可以延續(xù)至申請商標。

　　在第39995646號“INSUN PINK”商標駁回復審案中，國家知識產權局在復審中查明，2014年12月，申請人的第3639144號“INSUN”商標曾被國知局在第25類商品上認定為馳名商標。據(jù)此，第3639144號“INSUN”商標所承載的商業(yè)信譽可以延續(xù)到指定類似商品的近似商標，即申請商標（僅在“INSUN”的基礎上添加了顯著性較弱的“PINK”文字）。在該案中，基礎商標的知名度達到了馳名程度，遠遠高于一定知名度。

　　2、相對而言，法院對基礎商標的知名度要求普遍較高。

　　在第35034697號“MIDC”商標駁回復審行政訴訟中，北京知識產權法院和北京市高級人民法院均認為，在案證據(jù)不足以證明小米科技有限責任公司（簡稱小米公司）的基礎商標“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，且該知名度所形成商譽足以延及訴爭商標（第35034697號“MIDC”商標），從而使訴爭商標能夠與小米公司產生穩(wěn)定對應關系。故北京市高級人民法院對小米公司有關訴爭商標構成對在先已注冊“MI”商標的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。

　　在第31527673號“mitalk”商標駁回復審行政訴訟中，北京市高級人民法院認為，小米科技有限責任公司（簡稱小米公司）提交的使用證據(jù)，并不足以證明基礎商標“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，從而能夠使相關公眾將在后申請的訴爭商標（第31527673號“mitalk”商標）與其聯(lián)系在一起，并認為使用兩商標的服務均來自小米公司或與其存在特定聯(lián)系。故北京市高級人民法院對小米公司有關訴爭商標構成對在先已注冊“MI”商標的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。

　　不可否認的是，上述兩案中訴爭商標與基礎商標在構成要素、讀音呼叫等方面存在一定差異也是北京市高級人民法院未支持小米公司有關延續(xù)性注冊的上訴理由的原因之一。但在關于知名度的用詞，都是“較高知名度”，而非一定知名度，很明顯存在程度上的差異：較高知名度的要求是略高于一定知名度的。

　　四、結語

　　市場主體在品牌形象的調整過程中，往往會對于已注冊的重要的基礎商標進行簡化、衍生乃至重大修改，由此產生了重新申請注冊的必要性和緊迫性。然而，申請人不能想當然認為，由于在后申請商標與其在先基礎商標構成類似商品上的近似或相同商標，商標行政主管部門或者法院就會當然核準其在后商標的注冊申請。在后申請商標能否基于在先基礎商標獲得延續(xù)性注冊，很大程度上還取決于基礎商標是否經(jīng)過使用獲得一定知名度，并且該知名度所形成商譽足以延及在后申請注冊的商標，從而使在后申請注冊的商標能夠與其注冊主體產生穩(wěn)定對應關系。

　　從長遠看，只要商標注冊人持有商標時間較長，幾乎都會涉及到需要對自己的老商標進行一定的更新變化以達到與時俱進的目的，也就是說延續(xù)性注冊是很多商標注冊人現(xiàn)在已面臨或將來可能面臨的問題。而沒有使用就不會享有一定的知名度，更無法主張延續(xù)性注冊。使用這一我國商標法的核心精髓要求，在延續(xù)性注冊得到了又一次的體現(xiàn)。因此，筆者建議廣大商標注冊人，務必重視和積極使用自己的注冊商標，因為使用不僅會影響到主張侵權賠償和應對撤銷三年不使用，同樣還會影響到若干年后的自己品牌的更新迭代。