文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜

　　在“撤三”案件中，一種常見(jiàn)的情況是，實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)與復(fù)審的注冊(cè)商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)審商標(biāo)”）相比，并不完全一致，存在繁體到簡(jiǎn)體、黑白到彩色、普通字體到藝術(shù)字體等變換，甚至涉及組合商標(biāo)的拆分，或文字、圖形商標(biāo)的組合等各種“變形使用”的情形。實(shí)際中“變形使用”的標(biāo)識(shí)能否被認(rèn)定為復(fù)審商標(biāo)的有效使用，根據(jù)現(xiàn)行司法解釋[1]，關(guān)鍵在于判斷兩者之間“顯著特征”是否發(fā)生改變。然而，“顯著特征”是否發(fā)生改變的具體裁量標(biāo)準(zhǔn)，尚付闕如，這也就自然成為一個(gè)見(jiàn)仁見(jiàn)智的問(wèn)題。對(duì)于這類(lèi)問(wèn)題，筆者曾經(jīng)撰文《如何認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)在使用過(guò)程中“顯著特征”發(fā)生改變》，對(duì)“變形使用”的案例進(jìn)行總結(jié)和梳理，本文不再贅述。本文擬探討的問(wèn)題是，當(dāng)“變形使用”的商標(biāo)指向另外一枚注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，或者說(shuō)當(dāng)“變形使用”的商標(biāo)與復(fù)審商標(biāo)相比，更加接近另外一枚注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，是否應(yīng)一律從嚴(yán)掌握裁量標(biāo)準(zhǔn)？筆者認(rèn)為不盡然。

　　“另外一枚注冊(cè)商標(biāo)”的權(quán)屬可能存在兩種情況：第一，復(fù)審商標(biāo)所有人所擁有；第二，撤銷(xiāo)申請(qǐng)人或案外人所擁有。前一種情況下，復(fù)審商標(biāo)和實(shí)際使用的商標(biāo)樣式同屬于復(fù)審商標(biāo)所有人，商標(biāo)標(biāo)識(shí)的構(gòu)成要素雖有不同，但在來(lái)源識(shí)別的意義上都指向復(fù)審商標(biāo)所有人，復(fù)審商標(biāo)指示商品或服務(wù)來(lái)源的功能并未被減損破壞。后一種情況下則不同，實(shí)際使用的商標(biāo)樣式踏入了他人商標(biāo)的保護(hù)范圍，在來(lái)源識(shí)別意義上指向了他人的商品或服務(wù)而不是復(fù)審商標(biāo)所有人，此時(shí)復(fù)審商標(biāo)指示商品或服務(wù)來(lái)源的功能已經(jīng)受到減損破壞。

　　筆者認(rèn)為，區(qū)分以上兩種不同情況，并適用不同的裁判規(guī)則，不僅在法律邏輯上能夠自洽，也能夠更有效地抑制惡意注冊(cè)，凈化和維護(hù)正當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。仔細(xì)研讀涉及以上兩類(lèi)情況的裁判文書(shū)，筆者可以觀察到法院在區(qū)分“變形使用”標(biāo)識(shí)權(quán)屬的基礎(chǔ)上彈性掌握使用證據(jù)的寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，一種新的認(rèn)定規(guī)則正在應(yīng)運(yùn)而生并可能逐漸占據(jù)主流。

　　情形一 實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)指向權(quán)利人另外一枚注冊(cè)商標(biāo)

　　2018年在最高院審理的“LAFITE”撤三案件[2]中，最高院首先對(duì)商標(biāo)“識(shí)別商品來(lái)源”的功能進(jìn)行了進(jìn)一步闡述，認(rèn)為“商標(biāo)是用于標(biāo)識(shí)商品與服務(wù)來(lái)源，以擔(dān)保使用同一商標(biāo)的商品和服務(wù)的質(zhì)量具有同一性的標(biāo)記”；針對(duì)復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”在實(shí)際使用中的幾種形式“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”、“Carruades de Lafite”、“DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)”、 “”、 “”，無(wú)論這些形式是否屬于商標(biāo)權(quán)人的另外一枚注冊(cè)商標(biāo)，最高院均認(rèn)為這些實(shí)際使用形式與復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”相比，顯著特征并未發(fā)生改變，特別是對(duì)中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)公眾而言，“LAFITE”明顯更易呼叫、記憶和識(shí)別，“LAFITE”的實(shí)際使用情況，并未影響消費(fèi)者根據(jù)上述標(biāo)識(shí)建立復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”與拉菲酒莊之間的特定來(lái)源指向關(guān)系。

　　北京高院“雷博”案、最高院“LAFITE”案，都不再糾結(jié)于實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)樣式是否為商標(biāo)權(quán)人的另外一枚注冊(cè)商標(biāo)，而是從商標(biāo)質(zhì)量表彰功能、來(lái)源識(shí)別功能的視角去判斷實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)和商標(biāo)權(quán)人之間的來(lái)源指向關(guān)系是否發(fā)生改變，在這個(gè)基礎(chǔ)上再去判斷復(fù)審商標(biāo)的顯著特征是否發(fā)生改變。筆者非常贊同“雷博”案、“LAFITE”案的裁判思路。從商標(biāo)法的法律邏輯上講，商標(biāo)的顯著識(shí)別特征在于區(qū)分不同經(jīng)營(yíng)者及其提供的商品或服務(wù)，不在于區(qū)分同一個(gè)經(jīng)營(yíng)者擁有的不同注冊(cè)商標(biāo)，如果同一個(gè)經(jīng)營(yíng)者注冊(cè)有多個(gè)包含相同核心要素或者說(shuō)顯著識(shí)別要素的“系列”商標(biāo)，只要顯著識(shí)別要素不變，商標(biāo)的產(chǎn)源指向就不會(huì)發(fā)生改變。此兩案的判決，也為企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)“系列”商標(biāo)免除了后顧之憂。

　　情形二 實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)踏入他人商標(biāo)權(quán)利范圍

　　“撤三”相對(duì)于無(wú)效宣告來(lái)說(shuō)成本低、效率高，是商標(biāo)權(quán)人清除惡意注冊(cè)商標(biāo)的重要手段之一。但是，在該惡意注冊(cè)商標(biāo)確實(shí)投入了商業(yè)使用時(shí)，通過(guò)“撤三”解決惡意注冊(cè)的成功率就會(huì)大大降低，因?yàn)?“撤三”畢竟主要判斷的是該注冊(cè)商標(biāo)是否進(jìn)行了實(shí)際的商業(yè)使用，而不是此種商業(yè)使用是否侵犯了他人的在先權(quán)利。當(dāng)然，在使用證據(jù)的寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)掌握上，則可以考慮他人在先權(quán)利的顯著性、知名度，復(fù)審商標(biāo)與在先權(quán)利的近似度、關(guān)聯(lián)度，甚至主觀惡意等因素，典型判例就是“紅牛及圖”撤三案件[3]，最高院認(rèn)為，在他人在先權(quán)利具有較高知名度、而復(fù)審商標(biāo)與在先權(quán)利極其近似且關(guān)聯(lián)度較高的情況下，為維護(hù)公共利益和防止消費(fèi)者混淆，有必要適當(dāng)從嚴(yán)把握復(fù)審商標(biāo)的使用事實(shí)。

　　借鑒“紅牛”一案的裁判思路，當(dāng)復(fù)審商標(biāo)實(shí)際使用的形式與注冊(cè)商標(biāo)樣式有所差別，而與撤銷(xiāo)申請(qǐng)人或案外人在先馳名或其他具有較高知名度的商標(biāo)更為接近時(shí)，是否可以從嚴(yán)掌握使用證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)呢？答案是模糊的。如“ONLY旺利及圖”撤三案[4]中，法院認(rèn)定實(shí)際使用的標(biāo)志“ONLY”與復(fù)審商標(biāo)“ONLY旺利及圖”差別較大，未認(rèn)定復(fù)審商標(biāo)有效使用；此案中存在一個(gè)可能影響法官心證卻未被明確指出的事實(shí)，“ONLY”是他人在先的知名服裝品牌，但判決書(shū)從未對(duì)這一事實(shí)明確表述。再如“匯源及圖”撤三案[5]中，法院從使用證據(jù)的證據(jù)鏈不完整等角度否定了復(fù)審商標(biāo)的有效使用，亦未理會(huì)這一事實(shí)：本案中水果罐頭上實(shí)際使用的商標(biāo)形式“”“”，與復(fù)審商標(biāo)“”差別較大，而與果汁飲料上的馳名商標(biāo)“”更為接近，此時(shí)“變形使用”的商標(biāo)標(biāo)識(shí)指示來(lái)源的功能已經(jīng)受到減損破壞。

　　遺憾的是，近幾年的判決中，少有類(lèi)似“紅?！卑讣呐袥Q，將撤銷(xiāo)申請(qǐng)人或案外人的在先權(quán)利等因素，在判決書(shū)中明確表述，并公開(kāi)從寬或從嚴(yán)掌握證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的心證過(guò)程。希望將來(lái)有更多的判決，將“變形使用”指向商標(biāo)權(quán)人另外一枚注冊(cè)商標(biāo)，或者踏入他人商標(biāo)保護(hù)范圍的情況下，哪些因素可能影響裁量標(biāo)準(zhǔn)，一一闡釋，讓“變形使用”的認(rèn)定規(guī)則“解密”。

　　注釋

　　[1] 2010年4月20日發(fā)布并施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第20條，“實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用”。 2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第26條第二款，除了將“商標(biāo)”這一用語(yǔ)修改為“商標(biāo)標(biāo)志”之外，基本上沿用了前述規(guī)定。

　　[2] 詳見(jiàn)最高人民法院“（2018）最高法行申835號(hào)”《行政裁定書(shū)》。

　　[3] 詳見(jiàn)最高人民法院“（2011）知行字第28號(hào)”《行政裁定書(shū)》。

　　[4] 詳見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院“（2018）京行終720號(hào)”《行政判決書(shū)》。

　　[5] 詳見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院“（2017）京行終2220號(hào)”《行政判決書(shū)》、最高人民法院“（2018）最高法行申841號(hào)”《行政裁定書(shū)》。