文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 莊恒玲

　　《中華人民共和國專利法》第二十二條第三款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。在《專利審查指南》（2010）的第二部分第四.3關(guān)于發(fā)明創(chuàng)造性的審查中描述到：“判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見?！蓖瑫r，在該部分中還給出了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的“三步法”，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）以及判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。特別地，在該部分中還強調(diào)了“判斷過程中 ，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點”。

　　從上面的內(nèi)容不難看出，創(chuàng)造性的判斷中涉及關(guān)于“技術(shù)啟示”、“動機”等的判斷，而判斷的主體是“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”。因此，這不可避免地會在創(chuàng)造性的判斷中引入主觀性因素。為了使創(chuàng)造性的主觀判斷盡可能地客觀化，各個國家在其相關(guān)專利法規(guī)及審查規(guī)章中都做了盡可能詳細(xì)的說明和解釋。盡管如此，專利實踐中，在創(chuàng)造性的爭辯方面打“持久戰(zhàn)”對于專利從業(yè)人員來說仍然是見怪不怪的事情，而爭論的焦點往往落在是否給出了相關(guān)的技術(shù)啟示。

　　筆者認(rèn)為，根據(jù)如上面摘錄的專利審查指南中給出的相關(guān)判斷標(biāo)準(zhǔn)，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出相關(guān)的技術(shù)啟示包含以下四方面的含義：

　?。?）主體是本領(lǐng)域的技術(shù)人員；

　?。?）面對發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

　?。?）有動機對最接近的現(xiàn)有技術(shù)做出“改進”；

　　（4）改進得到了要求保護的發(fā)明。

　　在實際判斷過程中，應(yīng)當(dāng)牢牢地把握住這四個要素。忽略了任何一個要素都容易導(dǎo)致偏離客觀化而更加偏向于主觀化。

　　下面就結(jié)合筆者遇到的一個創(chuàng)造性爭辯的案例來做進一步的解釋。

　　在一次審查意見中引用了兩篇對比文件（即，對比文件1和對比文件2）來評價某申請（以下簡稱本申請）的創(chuàng)造性。在審查意見中認(rèn)為：本申請的獨立權(quán)利要求1與最接近的對比文件（假設(shè)為對比文件1）之間的區(qū)別技術(shù)特征為A；基于該區(qū)別技術(shù)特征A，獨立權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題為技術(shù)問題T；在對比文件2中公開了區(qū)別技術(shù)特征A，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件2公開的內(nèi)容有動機對對比文件1和對比文件2進行結(jié)合以獲得獨立權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案。

　　上述的意見也是涉及創(chuàng)造性的審查意見中常見的意見類型。當(dāng)遇到此類案例時，通常首先要分析審查意見中關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否正確，如果經(jīng)分析確認(rèn)審查意見中對區(qū)別技術(shù)特征以及實際解決的技術(shù)問題的分析是正確的，則可以考慮從上述的幾方面來尋找突破點。

　　首先，判斷對比文件1是否存在所要解決的技術(shù)問題

　　《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1提到“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)”。也就是說，此處提到的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)是在審查意見中認(rèn)可的最接近的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題。在上面摘錄的審查指南的相關(guān)內(nèi)容中用了“這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時”這樣的表述，其中的“面對”一詞即意味著所述的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是最接近的現(xiàn)有技術(shù)也存在的技術(shù)問題。

　　因此，審查意見中基于區(qū)別技術(shù)特征A所確定的發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題T應(yīng)當(dāng)也是對比文件1所面臨的技術(shù)問題。通過分析發(fā)現(xiàn)，對比文件1所公開的技術(shù)內(nèi)容根本不存在審查意見中所確定的技術(shù)問題T，即，審查意見中的結(jié)論說明缺少了上述的第（1）方面的因素。 其次，判斷本領(lǐng)域的技術(shù)人員有沒有對對比文件1和2進行結(jié)合的“動機”

　　在確定有沒有“動機”時，首先要提到進行判斷的主體——本領(lǐng)域的技術(shù)人員。根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，本領(lǐng)域的技術(shù)人員只是一種假設(shè)的“人”，他不具有創(chuàng)造能力。因此，在判斷過程中，應(yīng)當(dāng)站在“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來進行分析判斷。如果超越了“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”（即缺失了上面的第（1）方面的因素），往往容易導(dǎo)致偏離客觀化的結(jié)論。

　　針對上述案例，經(jīng)仔細(xì)閱讀對比文件1所公開的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)，對比文件1公開了與本申請的區(qū)別技術(shù)特征A完全相反的技術(shù)特征A’，也就是說，技術(shù)特征A和技術(shù)特征A'是針對同一結(jié)構(gòu)采用的不同的技術(shù)手段，二者不能并存。特別地，經(jīng)閱讀對比文件1還發(fā)現(xiàn)其技術(shù)特征A’為對比文件1用來解決其預(yù)期要解決的主要的技術(shù)問題T’的發(fā)明點。

　　在這種情況下，在將對比文件1和2結(jié)合之后，如果簡單地用技術(shù)特征A替換技術(shù)特征A’，則結(jié)合所得到的技術(shù)方案已經(jīng)無法實現(xiàn)對比文件1所要實現(xiàn)的目的了。那么，本領(lǐng)域的技術(shù)人員將對比文件2公開的技術(shù)特征A應(yīng)用到對比文件1中的“動機”何在呢？

　　對于此種情形，在美國的專利實踐中存在“frustration of purpose”這樣的說法。也就是說， 如果所做的修改使得修改后的技術(shù)方案無法實現(xiàn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的預(yù)期目，則不存在進行此種修改的動機或者教導(dǎo)。中國目前沒有關(guān)于此種情形的明確說法，因此，在此案例中就是否存在“動機”方面，申請人和審查員都各持己見。然而，我們都知道，中國的專利法和專利審查指南在用詞方面也是很講究的，其用詞都力求清楚準(zhǔn)備地表達出其要表達的含義。仔細(xì)閱讀前面引述的內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn)，審查指南中使用了“改進”這樣的表達。不難理解的是，“改進”應(yīng)當(dāng)是在原有技術(shù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上做進一步的改善，此種改進應(yīng)當(dāng)是在保證仍實現(xiàn)其預(yù)期目的的基礎(chǔ)上做出的。這樣看來，審查指南中的上述內(nèi)容的本意也意在排除偏離原來的預(yù)期目的的修改的。

　　從這個角度來說，由于對比文件1和2的結(jié)合實際上是對對比文件1進行了實質(zhì)性的“修改”，而不是“改進”，因此，審查意見中認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員有對對比文件1和2進行結(jié)合的動機的說法是不合理的。即，此處缺少了前面提到的第（3）方面的因素。

　　因此，在實踐中，當(dāng)遇到類似的創(chuàng)造性駁回意見時，要結(jié)合對比文件所公開的內(nèi)容仔細(xì)地分析審查意見中的結(jié)論是否存在不合理之處。從上面的四個方面一一地尋找突破點。在分析過程中還要注意盡量獨立于審查意見中的分析進行客觀的分析，不要被審查意見中的某些意見誤導(dǎo)。

　　長期以來，各國在如何使創(chuàng)造性判斷中的主觀判斷盡可能客觀化方面都做出了很多的努力。然而，由于案件事實的千差萬別，很難在該方面做出明確具體的規(guī)定。因此，需要在專利實踐中進行不斷的探索和分析總結(jié)。而這需要專利從業(yè)人員以及審查當(dāng)局方面的共同努力：基于案件事實，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定以及相關(guān)專利實踐，做出盡可能合理的結(jié)論。