文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 崔蘭

　　在中國和韓國，專利申請?jiān)瓌t上需要經(jīng)過18個(gè)月才被公開。因此，在上述期間，發(fā)明的內(nèi)容處于保密狀態(tài)。通常，在進(jìn)行專利申請之前對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索，但是，在上述期間的發(fā)明除了代理人和申請人以外誰都不知道其中的內(nèi)容，而且不能對其進(jìn)行檢索。因此，也有可能相同的發(fā)明被重復(fù)申請。但是，不能因發(fā)明處于保密狀態(tài)而對后來提出申請的發(fā)明再次授權(quán)，因而用抵觸申請來駁回后來提出的申請。

　　抵觸申請是利用在該申請日之前進(jìn)行申請而在該申請日之后被公開或公告的發(fā)明來駁回該申請的制度。雖然，抵觸申請由于是法律用語而似乎覺得難以理解，但是在實(shí)際應(yīng)用中是容易理解的。例如，假設(shè)發(fā)明A在2012年3月1日提出了申請。那么，在沒有提出加快審查的情況下，該申請將在2013年9月1日被公開。這時(shí)，與發(fā)明A相同的發(fā)明B在2012年3月1日至2013年9月1日之間提出申請的情況下，發(fā)明B將因發(fā)明A而被駁回。此時(shí)，申請日以實(shí)際提出申請的日期為基準(zhǔn)，但是在要求優(yōu)先權(quán)的情況下，以優(yōu)先權(quán)日為判斷基準(zhǔn)。

　　另外，抵觸申請適用于在先申請的說明書和附圖中記載的發(fā)明與在后申請的發(fā)明的權(quán)利要求的范圍相同的情況。在上述例子中，發(fā)明B的權(quán)利要求書中記載的發(fā)明與發(fā)明A的原說明書和附圖中的內(nèi)容相同的情況下，發(fā)明B將被駁回。只要發(fā)明A包含發(fā)明B的內(nèi)容即可，不需要發(fā)明A與發(fā)明B完全相同。即，在發(fā)明A中有方案a和b，在發(fā)明B中只有方案b的情況下，發(fā)明B將被駁回。但是，在發(fā)明A中只有方案a，在發(fā)明B中有方案a和b的情況下，只有發(fā)明B中的方案a存在駁回理由，如果刪除了方案a，則方案b有可能被授權(quán)。

　　中韓兩國的專利法中，關(guān)于抵觸申請的規(guī)定大體相同，但是也存在細(xì)微區(qū)別。下面，對中韓兩國的專利法中的抵觸申請進(jìn)行比較。

　　一、中國專利法中的抵觸申請

　　在中國，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或?qū)嵱眯滦托路f性判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院螅ê暾埲眨┕嫉膶＠暾埼募蛘吖娴膶＠募p害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。

　　由于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，因此，為避免對同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請重復(fù)授權(quán)，審查員在進(jìn)行新穎性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢索是否存在損害該發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請新穎性的抵觸申請。

　　中國的抵觸申請的四個(gè)構(gòu)成要件：

　　1、申請人：任何單位或者個(gè)人，包括申請人自己；

　　2、申請日：在正在審查的專利申請進(jìn)行申請之前向?qū)＠痔岢錾暾?，即屬于先申請?

　　3、公布日：由專利局在后申請的申請日或之后依法公布；

　　4、發(fā)明相同性：在申請文件中記載了與后申請同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。

　　由以上規(guī)定可以看出，在中國，抵觸申請是“任何單位或者個(gè)人” 在申請日以前提出且在申請日以后公布的同樣的發(fā)明創(chuàng)造，會(huì)對專利申請的新穎性產(chǎn)生影響。所述的“任何單位或者個(gè)人”包括申請人自己。在上述例子中，發(fā)明A的申請人和發(fā)明B的申請人相同的情況下，也適用抵觸申請，所以B發(fā)明不會(huì)被授權(quán)。

　　另外，抵觸申請的申請日在先，公開日在后，則損害了該發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的新穎性，新穎性受損，但不影響創(chuàng)造性。

　　二、韓國專利法中的抵觸申請

　　在韓國，抵觸申請是提出的專利申請的發(fā)明與在該申請的申請日之前提出并在該申請的申請日之后被公開或公告的他人的專利申請的說明書或附圖中記載的發(fā)明相同的情況下，該專利申請不能授予專利權(quán)的專利要件。但是，該專利申請的發(fā)明人與另一專利申請的發(fā)明人相同的情況下，或者該專利申請申請時(shí)的申請人與另一專利申請的申請人相同的情況下不適用抵觸申請。

　　在韓國，專利申請的發(fā)明人和另一申請的發(fā)明人相同的情況下，不適用抵觸申請。在上述例子中，發(fā)明A的發(fā)明人和發(fā)明B的發(fā)明人相同的情況下，由于不適用抵觸申請，所以發(fā)明B也可能被授權(quán)。但是，應(yīng)注意的是，發(fā)明人相同的情況下不適用抵觸申請，但并不能無條件地被授權(quán)。發(fā)明A和發(fā)明B的發(fā)明人相同時(shí)，如果連權(quán)利要求也相同，則由于不能重復(fù)授權(quán)，所以B發(fā)明不會(huì)被授權(quán)。另外，發(fā)明A和發(fā)明B的發(fā)明人相同即可，并不需要連申請人都相同。即，發(fā)明人甲完成了發(fā)明A和發(fā)明B，發(fā)明A自己提出申請，發(fā)明B轉(zhuǎn)讓給他人而以他人名義進(jìn)行申請的情況下，發(fā)明B不適用抵觸申請，所以在沒有其他駁回理由的情況下將會(huì)被授權(quán)。

　　韓國的抵觸申請的四個(gè)構(gòu)成要件：

　　1、發(fā)明人和申請人；

　　2、申請日：在正在審查的專利申請進(jìn)行申請之前向?qū)＠痔岢錾暾垼磳儆谙壬暾垼?

　　3、公布日：由專利局在后申請的申請日或之后依法公布；

　　4、發(fā)明相同性：在申請文件中記載了與后申請同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型。

　　由上述內(nèi)容可以看出，韓國專利法中的抵觸申請的主體是“他人”，而中國專利法中是“任何單位或者個(gè)人”，包括申請人自己。也就是說，在中國，專利申請人自己的專利申請（包括權(quán)利要求書、說明書以及附圖中記載的技術(shù)方案）有可能構(gòu)成抵觸申請，但是在韓國專利申請人自己的專利申請不會(huì)構(gòu)成抵觸申請。

　　另外，在韓國，抵觸申請的構(gòu)成要件中除了申請人以外，還包括發(fā)明人是否相同，而在中國，抵觸申請的構(gòu)成要件中只包括申請人。

　　另外，在中國和韓國，均是在正在審查的專利申請進(jìn)行申請之前向?qū)＠痔岢錾暾?，因此，同一天提出的兩件申請并不適用抵觸申請。

　　另外，在中國和韓國，在判斷先后兩個(gè)申請是否相同時(shí)，均是先申請以說明書和附圖中記載的發(fā)明為基準(zhǔn)，后申請以權(quán)利要求書中記載的發(fā)明為基準(zhǔn)，判斷后申請的權(quán)利要求書中記載的發(fā)明與先申請的說明書和附圖中記載的發(fā)明的哪一部分相同。

　　以上，對中韓兩國專利法中的抵觸申請進(jìn)行了比較研究，希望能夠有助于知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的相關(guān)人員加深對兩國專利法的理解，從而在工作中避免出現(xiàn)一些對兩國法律的不了解而導(dǎo)致的問題。