文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜娟

　　經(jīng)最高人民法院的再審審理，谷歌公司的第11709162號申請商標(biāo)“NEXUS”商標(biāo)與株式會社島野第1465863號在先注冊商標(biāo)“NEXUS”在第9類0901類似群取得共存注冊，由于本案中最高院在再審程序中采信了申請人提交的商標(biāo)共存協(xié)議，扭轉(zhuǎn)了案情，使得兩件相同商標(biāo)在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》規(guī)定的類似商品上取得共存注冊，再次引起對共存協(xié)議在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中效力問題的關(guān)注。 在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的審理中，真實(shí)且有效的商標(biāo)共存協(xié)議已經(jīng)成為重要考察要素之一，但其效力究竟有多大，一直處在既要防止被夸大又要避免被忽視的難以具象的維度之中，不可一概而論。筆者將根據(jù)本案的具體案情，做以下梳理，以期厘清共存協(xié)議的效力問題。

　　美國谷歌公司于2012年11月7日向中國商標(biāo)局提交第11709162號“NEXUS”商標(biāo)（以下簡稱“申請商標(biāo)”）的注冊申請，指定使用在第9類“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”商品上，該2件商品被劃分在0901類似群組。

　　商標(biāo)局引證日本株式會社島野于1999年5月13日提出注冊申請的第1465863號“NEXUS”注冊商標(biāo)，以構(gòu)成近似商標(biāo)為由，對谷歌公司申請商標(biāo)的予以駁回，該引證商標(biāo)的指定商品為第9類“自行車用計(jì)算機(jī)”，同樣被劃分在0901類似群組。

　　谷歌公司對此決定不服，向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。商標(biāo)評審委員會認(rèn)定：申請商標(biāo)與引證商標(biāo)字母構(gòu)成及呼叫完全相同。申請商標(biāo)指定使用的“便攜式計(jì)算機(jī)”等商品與引證商標(biāo)核定使用的“自行車用計(jì)算機(jī)”商品構(gòu)成類似商品，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，因此，商標(biāo)評審委員會決定申請商標(biāo)予以駁回。

　　谷歌公司不服商標(biāo)評審委員會的決定，提起行政訴訟。一審及二審均認(rèn)為申請商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，且基于申請商標(biāo)與在先商標(biāo)標(biāo)識相同，為維護(hù)正常市場秩序，防止混淆的目的，不考慮相關(guān)的共存協(xié)議。谷歌公司遂向最高人民法院提起再審申請，并最終取得商標(biāo)注冊。

　　根據(jù)日本株式會社SunBusiness2016年2月公布的《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度問題調(diào)查研究報(bào)告書——有關(guān)商標(biāo)制度中共存協(xié)議制度的調(diào)查研究報(bào)告》的調(diào)查結(jié)果，目前在法律中對共存協(xié)議有明文規(guī)定的國家及地區(qū)有9個，分別為臺灣、香港、新加坡、印度、新西蘭、瑞典、英國、匈牙利和俄羅斯；在審查指導(dǎo)或?qū)彶闃?biāo)準(zhǔn)中涉及了共存協(xié)議的國家及地區(qū)有4個，為美國、歐盟、馬來西亞和加拿大；另外，有6個國家雖無明確法律規(guī)定，但在行政及司法程序中會對共存協(xié)議進(jìn)行考慮，分別為中國、越南、澳大利亞、墨西哥、巴西以及西班牙。

　　在我國，對商標(biāo)共存協(xié)議的效力問題，經(jīng)歷了從完全不認(rèn)可到有條件認(rèn)可的態(tài)度轉(zhuǎn)變，之所以是有條件的認(rèn)可，則是基于我國《商標(biāo)法》既保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法利益，又維護(hù)消費(fèi)者的公共利益這一立法目的，所以商標(biāo)共存協(xié)議的提出并不能避免商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對申請商標(biāo)的審查，而商標(biāo)局的審查重點(diǎn)主要在于商標(biāo)共存是否會損害消費(fèi)者利益，即導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的問題上。共存協(xié)議當(dāng)事人僅僅提出共存協(xié)議以簡單表示共存的意思其實(shí)并不充分，需要多方面的有力證明來證明“導(dǎo)致消費(fèi)者混淆”這一不利后果的可能性是不存在的，如何證明，細(xì)究本案可以發(fā)現(xiàn)，最高院之所以采信共存協(xié)議有以下幾點(diǎn)可不忽視的考量因素：

　　一、根據(jù)真實(shí)的市場活動情況判斷指定商品的類似性。

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第一款規(guī)定：“類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品?！痹賹彿ㄔ赫J(rèn)為：是否容易造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)是認(rèn)定申請商標(biāo)是否違反修改前商標(biāo)法第二十八條規(guī)定時的重要考量因素。本案申請商標(biāo)指定的“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”商標(biāo)與涉案商標(biāo)指定的“自行車用計(jì)算機(jī)”依區(qū)分表同屬于0901類似組，但再審法院判斷：“自行車用計(jì)算機(jī)”與自行車體育運(yùn)動密切相關(guān)，而“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”屬于消費(fèi)電子領(lǐng)域，因此功能、用途。銷售渠道、使用方式、消費(fèi)對象均存在一定差異。

　　隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+模式已經(jīng)成為各行各業(yè)的新藍(lán)海，計(jì)算機(jī)相關(guān)的軟件開發(fā)和程序應(yīng)用成功的普及到各種行業(yè)領(lǐng)域，極大的改變了人們的生活方式。但術(shù)業(yè)有專攻，申請商標(biāo)指定的“手持計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)”屬于面對大眾的個人電腦，主要功能在于文檔編輯、數(shù)據(jù)存儲及信息檢索等，而細(xì)究涉案商標(biāo)的“自行車用計(jì)算機(jī)”可以發(fā)現(xiàn)，其面對的消費(fèi)群體完全不同，帶有一定的專業(yè)性要求，功能、主要用途與一般個人用電腦相比也側(cè)重不同的方向。

　　但是，僅僅依據(jù)上述的理論分析還不夠充分，再審法院同時充分考慮了申請人“谷歌公司”與涉案商標(biāo)權(quán)利人“株式會社島野”分別是各自領(lǐng)域的知名企業(yè)，在產(chǎn)品的開發(fā)銷售及宣傳活動中，企業(yè)較高的知名度也是消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品品牌時重要的考慮因素，間接的起到了協(xié)助消費(fèi)者區(qū)分商品來源的作用。因此，結(jié)合指定商品的可區(qū)分性，涉案商標(biāo)權(quán)利人出具的共存協(xié)議有了強(qiáng)有力的事實(shí)依據(jù)。

　　二、是否損害公共利益及第三人合法權(quán)益。

　　在有關(guān)公共利益及第三人合法權(quán)益的案件中，法院一向從嚴(yán)限定共存協(xié)議的效力，尤其在涉及第5類醫(yī)藥產(chǎn)品和第10類醫(yī)療器械的案件中。本案涉及的領(lǐng)域?yàn)榈?類計(jì)算機(jī)，且再審法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人可以依法轉(zhuǎn)讓、許可其商標(biāo)權(quán)，亦有權(quán)通過放棄、不再續(xù)展等方式處分其商標(biāo)權(quán)。在商標(biāo)評審委員會業(yè)已做出被訴決定，認(rèn)定申請商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)的情況下，引證商標(biāo)權(quán)利人通過出具同意書，明確對爭議商標(biāo)的注冊、使用予以認(rèn)可，實(shí)質(zhì)上也是引證商標(biāo)權(quán)利人處分其合法權(quán)利的方式之一。在該同意書沒有損害國家利益、社會公共利益或者第三人合法權(quán)益的情況下，應(yīng)當(dāng)予以必要的尊重。

　　因此，本案既未涉及公共利益和第三人合法權(quán)益，而且一般消費(fèi)者的利益是否會受到損害尚不確定，作為直接利害關(guān)系人的“株式會社島野” 對申請商標(biāo)的注冊和使用做出的肯定態(tài)度的情況下，共存協(xié)議得到了再審法院的尊重和認(rèn)可。

　　三、商標(biāo)的實(shí)際使用情況。

　　商標(biāo)的主要功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源，消費(fèi)者在購買和比較同類產(chǎn)品時， 主要是根據(jù)商標(biāo)來識別產(chǎn)品的提供者。本案的申請商標(biāo)與涉案引證商標(biāo)的文字構(gòu)成完全相同，在雙方指定的商品尚可區(qū)別的前提下，該兩商標(biāo)的并存是否必然會導(dǎo)致消費(fèi)者發(fā)生混淆，再審法院在判斷該問題時，充分考慮到除商標(biāo)外，企業(yè)名稱和字號、相關(guān)商品特有的包裝裝潢等其他商業(yè)標(biāo)志也可以一并起到區(qū)分來源的作用，并且相關(guān)公眾對于近似商業(yè)標(biāo)志是具有一定的分辨能力的。

　　尤其在企業(yè)取得一定的知名度時，企業(yè)的聲譽(yù)和影響力在消費(fèi)者購買和選擇產(chǎn)品是往往起到更大的左右作用，很多時候消費(fèi)者是先了解到知名企業(yè)，再接觸到該企業(yè)名下的商標(biāo)或品牌，從而決策是否進(jìn)行購買行為。所以，產(chǎn)品包裝上的企業(yè)名稱信息、字號以及包裝特征都有力的輔助了商標(biāo)的指代功能。

　　綜合以上分析，筆者認(rèn)為目前的司法實(shí)踐已經(jīng)給予共存協(xié)議較高的重視和尊重，因此，證明導(dǎo)致混淆可能性不存在是關(guān)系共存協(xié)效力問題的關(guān)鍵所在，在分析商標(biāo)和商品本身關(guān)聯(lián)性的同時，需要充分發(fā)掘在市場經(jīng)濟(jì)活動中，一切可以起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的具體且現(xiàn)實(shí)的因素，以排除相關(guān)公眾混淆商品來源的可能性。

　　參考文獻(xiàn)：

　　1．《2015年特許廳工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度問題調(diào)查研究報(bào)告書——有關(guān)商標(biāo)制度中共存協(xié)議制度的調(diào)查研究報(bào)告》——日本株式會社SunBusiness 2016年2月

　　2．最高人民法院（2016）最高法行再103號《行政判決書》