文/北京市集佳律師事務所 戈曉美 李洪江

　　摘要：依據(jù)現(xiàn)行的專利無效請求審查判斷標準，推定專利權(quán)人在無效宣告程序中主動縮小的專利權(quán)保護范圍為自始無效存在多數(shù)情況下適用，但少數(shù)情況下適用存在不妥之處，甚至《無效宣告請求審查決定書》（參見下圖）首頁列明的三種結(jié)論不足以涵蓋對于專利權(quán)利要求是否有效的判定的種種情況。尤其是在基于已有的無效決定的認定，已經(jīng)可以判斷：即便當時專利權(quán)人不進行某些主動縮小，無效請求人針對原權(quán)利要求書的無效請求的理由和證據(jù)也不能成立的情況下，特別是在解決同一發(fā)明創(chuàng)造由不同類型專利保護的銜接時，認定“維持專利權(quán)部分有效”才是合理的。

　　以下筆者將結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定及具體的案例進行如下分析：

　　一、看法律規(guī)定

　　根據(jù)《專利審查指南》（2010年版）第四部分第三章第5節(jié)中規(guī)定的專利無效宣告審查標準：

　　1. 針對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)

　　如果請求人針對一件發(fā)明或者實用新型專利的部分權(quán)利要求的無效宣告理由成立，則無效宣告請求審查決定應當宣告上述無效宣告理由成立的部分權(quán)利要求無效；

　　如果請求人針對一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦推溆鄼?quán)利要求（包括以合并方式修改后的權(quán)利要求）的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應當維持上述無效宣告理由不成立的部分權(quán)利要求有效。

　　2.針對外觀設計專利權(quán)

　　對于包含有若干個具有獨立使用價值的產(chǎn)品的外觀設計專利，

　　如果請求人針對其中一部分產(chǎn)品的外觀設計專利的無效宣告理由成立，則無效宣告請求審查決定應當宣告無效宣告理由成立的該部分產(chǎn)品外觀設計專利無效；

　　如果請求人針對其余產(chǎn)品的外觀設計專利的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應當維持其余產(chǎn)品的相似外觀設計有效。

　　又，《專利審查指南》第四部分第三章2.2當事人處置原則部分載明：在無效宣告程序中，專利權(quán)人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權(quán)保護范圍且相應的修改文本已被專利復審委員會接受的，視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權(quán)利要求無效這一主張的舉證責任。

　　專利無效的法律效力：

　　根據(jù)《專利法》第47條的規(guī)定，被宣告無效的專利權(quán)視為自始不存在，但是被維持的部分（包括修改后的權(quán)利要求）也同時應視為自始即存在。

　　基于以上規(guī)定，似乎可以得出結(jié)論：

　　專利權(quán)人在無效宣告程序中主動縮小的專利權(quán)保護范圍，視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，該部分專利權(quán)保護范圍應被宣告無效，視為自始不存在。

　　二、看實務案例

　　案例1：

　　在筆者代理的第5W110092號實用新型專利無效宣告案件（詳見第31016號無效決定）中，專利權(quán)人進行了合并式修改，復審委認可了專利權(quán)人對于權(quán)利要求書的修改方式，審查的基礎為專利權(quán)人修改后的權(quán)利要求1-17，認定：請求人的無效宣告請求理由均不成立，決定在專利修改后的權(quán)利要求1-17的基礎上維持該實用新型專利權(quán)有效。

　　最終決定：宣告專利權(quán)部分無效。

　　案例2：

　　在筆者代理的第4W104636號發(fā)明專利無效宣告案件（詳見第32478號無效決定）中，專利權(quán)人刪除了獨立權(quán)利要求27（原權(quán)利要求書共29項），專利復審委確定審查基礎是專利權(quán)人修改后的權(quán)利要求1-28，認定：請求人的無效宣告請求理由均不成立，決定在專利權(quán)人修改后的權(quán)利要求1-28的基礎上維持該發(fā)明專利權(quán)有效。

　　最終決定：宣告專利權(quán)部分無效。

　　在以上兩案中，復審委僅針對修改后的權(quán)利要求書進行了審查，并認定：

　　針對修改后的權(quán)利要求書，請求人的無效宣告理由均不成立，進而維持了修改后的權(quán)利要求的有效性；

　　針對專利權(quán)人主動縮小的專利權(quán)保護范圍部分，適用了前述規(guī)定：視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，該部分專利權(quán)保護范圍應被宣告無效。

　　于是，最終作出了“宣告專利權(quán)部分無效”的審查決定。

　　然而，根據(jù)上述“判定方法”，我們不禁追問：

　　對于專利權(quán)人主動縮小的那部分權(quán)利要求，在復審委并未就專利權(quán)人主動縮小部分的權(quán)利要求進行審查的基礎上，徑直得出專利無效的結(jié)論是否正確？

　　三、法律分析：

　　以下筆者將從實踐中專利權(quán)人修改權(quán)利要求文本的初衷來分析上述觀點的合理性：

　　在實踐中，深究專利權(quán)人在專利無效程序中進行的主動縮小權(quán)利要求保護范圍的原因，

　　一方面，包括專利權(quán)利人認為請求人提供的無效請求的理由和證據(jù)足以破壞權(quán)利要求的可專利性，而默認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求成立的情況。這種情況，專利權(quán)人不愿或者不敢讓其所有的專利權(quán)經(jīng)受再次審查，可以視為承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求。因此，在多數(shù)情況下，將專利權(quán)人在無效宣告程序中進行的主動縮小權(quán)利要求保護范圍的部分視為自始無效是合理的。

　　另一方面，部分專利權(quán)人主動縮小保護范圍的原因是在于：雖然權(quán)利人本人認為目前的權(quán)利要求是符合授權(quán)條件的，但是為了加強權(quán)利的穩(wěn)定性，減小時間和成本的消耗之考慮，而無可奈可地“主動放棄”某權(quán)利要求。

　　畢竟，專利權(quán)是否符合專利法規(guī)定的授權(quán)要求，不同的審判者可能會有不同的觀點。很多無效案件在經(jīng)歷了復審委的無效程序后，再去打行政訴訟的一審、二審甚至申請再審，這將是一個漫長的周期，尤其對于很多中小企業(yè)不愿意承擔這種“不確定的風險”。于是，無可奈何地“主動縮小”保護范圍，這是很多專利權(quán)人在現(xiàn)實世界中作出的利弊權(quán)衡，是對于時間、成本及商業(yè)價值等多種因素綜合考慮后作出的“放棄”。那么這種情況下，將專利權(quán)人主動縮小的專利權(quán)保護范圍徑直視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求，顯屬不當。

　　事實上，基于已有的無效決定的認定，可以判斷，即便當時專利權(quán)人不進行某些主動縮小，無效請求人針對原權(quán)利要求書的無效請求的理由和證據(jù)也不能成立。專利權(quán)人是過于小心謹慎，不愿卷入訴累，是善意的、無可奈何地“主動放棄”。

　　再一方面，專利權(quán)人主動縮小保護范圍還可能是出于其他方面的考慮，如為了使同日申請的發(fā)明和實用新型的保護范圍不同。在筆者代理的第5W110092號實用新型專利無效宣告案件中作出的修改即是出于這種考慮。將發(fā)明和實用新型的權(quán)利要求的保護范圍修改為不同，便可以獲得多個保護層次及多種專利類型的專利權(quán)。

　　四、結(jié)論

　　由以上分析可知，專利復審委對于未經(jīng)審查的權(quán)利要求徑直認為該部分專利權(quán)利要求無效，并徑直認為專利權(quán)人主動縮小專利權(quán)保護范圍視為專利權(quán)人承認大于該保護范圍的權(quán)利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定，并且承認請求人對該權(quán)利要求的無效宣告請求在多數(shù)情況下可以適用，但少數(shù)情況下適用是不妥的。

　　特別是，在基于已有的無效決定的認定，可以判斷，即便當時專利權(quán)人不進行某些主動縮小，無效請求人針對原權(quán)利要求書的無效請求的理由和證據(jù)也不能成立的情況下，特別是在解決同一發(fā)明創(chuàng)造由不同類型專利保護的銜接時，認定“維持專利權(quán)部分有效”才是合理的。