文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 席兵

　　第四次修訂后的中國《專利法》已于2021年6月1日起實施。新修《專利法》第四十二條新增了兩款關(guān)于專利權(quán)期限補償?shù)囊?guī)定，即第四十二條第二款的“一般專利權(quán)期限補償”和第三款的“藥品專利權(quán)期限補償”，業(yè)內(nèi)通常將兩種專利權(quán)期限補償分別對應(yīng)于美國專利法所規(guī)定的PTA（Patent Term Adjustment）和PTE（Patent Term Extension）。因此，中國《專利法》的這部分修改思路，可以從美國的相關(guān)專利實踐中找到某些借鑒之處。本文的討論只針對《專利法》第四十二條第二款規(guī)定的一般專利權(quán)期限補償。

　　根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條的規(guī)定，專利權(quán)人可以根據(jù)《專利法》第四十二條第二款在專利權(quán)授權(quán)公告之日起三個月內(nèi)通過紙件形式提出專利權(quán)期限補償請求，后續(xù)再按照國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的繳費通知繳納相關(guān)費用。國家知識產(chǎn)權(quán)局將在新修改的《專利法實施細(xì)則》施行后審查專利權(quán)期限補償請求。

　　截至2021年底，筆者所在的代理機構(gòu)已經(jīng)提交了大量的專利權(quán)期限補償請求，客戶就官費、可補償時間、法律后果等也提出了很多問題，但因為新修改的《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》尚未正式發(fā)布，筆者只能在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎(chǔ)上針對上述問題作一般性的答復(fù)。本文就是在這些答復(fù)的基礎(chǔ)上所作的總結(jié)和概括。

　　一、適用對象

　　《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條明確了《專利法》第四十二條第二款適用于2021年6月1日及以后授權(quán)公告的發(fā)明專利。

　　二、適用條件

　　《專利法》第四十二條第二款規(guī)定：“自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外?！痹摋l規(guī)定了適用專利權(quán)期限補償?shù)囊话阈詶l件，即自申請日起超過四年且自實質(zhì)審查請求之日起超過三年授予發(fā)明專利權(quán)，且是因為非申請人引起的不合理延遲導(dǎo)致授權(quán)時間超出上述四年和三年期限。此處需要明確如下幾個與時間有關(guān)的問題。

　　?申請日的計算基礎(chǔ)

　　《專利法實施細(xì)則》第十一條第一、二款規(guī)定：“除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。本細(xì)則所稱申請日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日?！?/p>

　　新修改的《專利法實施細(xì)則》征求意見稿并未對該條進(jìn)行修改，因此，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補償涉及的申請日的計算基礎(chǔ)，原則上應(yīng)該是《專利法》第二十八條和第四十二條一1款（即原《專利法》第四十二條）規(guī)定的申請日。這個結(jié)論適用于直接提交（direct filing）的中國專利申請（包括首次申請和要求優(yōu)先權(quán)的申請）應(yīng)該是沒有疑問的。但對于PCT中國階段的申請和分案申請，該結(jié)論是否適用尚不明確。

　　《專利法實施細(xì)則》第一百零二條規(guī)定，對于PCT中國階段的申請，國際申請日視為《專利法》第二十八條所稱的申請日?！秾＠麑彶橹改稀返谖宀糠值谌?.3.2.1和2.3.2.2也都相應(yīng)規(guī)定，分案的申請日是指原申請的申請日。因此，從《專利法》規(guī)定的申請日的角度來看，專利期限補償所涉及的PCT中國階段申請和分案申請的申請日也應(yīng)該按照《專利法》第二十八條和專利法第四十二條第一款的規(guī)定來計算。

　　然而從專利局的角度來看，無論直接申請、PCT中國階段申請還是分案申請，都是在中國專利局實際提交后才開始審查的。因此，如果把在實際提交之前的階段也計算在上述四年和三年期限內(nèi)，從而計算在專利局授權(quán)過程中的不合理延遲中，這顯然是不合理的。從這個角度看，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補償涉及的申請日的計算基礎(chǔ)，應(yīng)該是在中國專利局的實際提交日（actual filing date）。

　　美國專利法第154條(b)(1)(B)部分明確規(guī)定了PTA所涉及的三年申請在審時間（3-year application pendency），是從實際提交日開始計算。事實上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中增加了專利權(quán)期限補償所涉及的申請日的規(guī)定，即：“此處的專利申請日，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日。對于國際申請，是指進(jìn)入中國國家階段的日期。對于分案申請，是指分案申請遞交日?！钡@個部門規(guī)章的規(guī)定，實際上與相應(yīng)的法規(guī)（即《專利法實施細(xì)則》）第十一條存在一定沖突。不過，目前《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》的修改稿都沒有正式發(fā)布，最終是否還有修改，還需拭目以待。

　　?實質(zhì)審查請求之日的計算基礎(chǔ)

　　從字面和中國專利實踐來看，實質(zhì)審查請求之日本身是沒有歧義的，就是實質(zhì)審查請求日，也就是實質(zhì)審查請求提交的日期。但中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中，增加了專利權(quán)期限補償所涉及的實質(zhì)審查請求之日的規(guī)定，即：“實質(zhì)審查請求之日是指實質(zhì)審查請求生效日，實質(zhì)審查請求生效日為發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日?！?/p>

　　《專利法》第三十五條第一款對實質(zhì)審查請求做了一般性規(guī)定，即：“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進(jìn)行實質(zhì)審查?！薄秾＠麑彶橹改稀返谝徊糠值谝徽?.4.1對此進(jìn)行了明確和細(xì)化，即：“實質(zhì)審查請求應(yīng)當(dāng)在自申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)提出，并在此期限內(nèi)繳納實質(zhì)審查費?！庇纱丝梢?，實質(zhì)審查請求是指提交實質(zhì)審查請求書并繳納實質(zhì)審查費，跟進(jìn)入實質(zhì)審查階段顯然不是一回事。

　　然而，根據(jù)中國的專利實踐，《專利審查指南》的上述修改其實是有其合理性的。中國的實質(zhì)審查是請求制，也就是說，原則上只有申請人提交了實質(zhì)審查請求，專利局才能啟動實質(zhì)審查。根據(jù)《專利法》第三十五條第一款的規(guī)定，申請人可以在申請?zhí)峤划?dāng)天到三年期限屆滿前隨時請求實質(zhì)審查。對于同一天提交的不同申請，實質(zhì)審查請求日有可能會相差很大；對于首次提交的申請，相差甚至可能達(dá)到三年。但中國專利局真正開始實質(zhì)審查的日期，則是進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日。根據(jù)“先公開后審查”的原則，這個通知書要在申請公開后才能發(fā)出。仍然以上文提到的首次申請舉例，如果不請求提前公開，則申請日后18個月該申請才公開；也就是說，如果在申請日同時請求實質(zhì)審查，要在18個月后才能開始實質(zhì)審查，而把這18個月包含在上述計算專利權(quán)期限補償?shù)娜昶谙迌?nèi)顯然是不合理的，因為此時實質(zhì)審查的時間只剩下一年半（18個月）了。

　　仍然以美國專利實踐為對照。美國的審查不區(qū)分初步審查和實質(zhì)審查，而且是由專利局自動啟動審查，無需申請人專門請求，但審查費和檢索費必須在申請的時候繳納，相當(dāng)于在申請日同時請求審查，因此不存在請求審查與進(jìn)入審查的時間差。這也是為什么美國專利法第154條(b)(1)(B)部分規(guī)定的三年申請在審時間是從實際提交日（相當(dāng)于實審請求日）開始計算的。

　　?授予發(fā)明專利權(quán)的日期

　　《專利法》第三十九條規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效?！币虼?，授予專利權(quán)的日期一般是沒有歧義的，就是授權(quán)公告日。

　　根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第三十二條第二款的規(guī)定，要求本國優(yōu)先權(quán)的排除條件之一是在先申請已經(jīng)被授予專利權(quán)。如果按照授予專利權(quán)的日期就是公告日的理解，那么判斷在先申請是否已經(jīng)被授予專利權(quán)，就是看在提交在后申請時，在先申請是否已經(jīng)公告。但《專利審查指南》第一部分第一章6.2.2.1明確規(guī)定，在先申請已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，則在后申請會被視為未要求優(yōu)先權(quán)。也就是說，這里的授予專利權(quán)的日期是辦理登記手續(xù)的日期。顯然，對于專利權(quán)期限補償來說，授予專利權(quán)的日期按照公告日來計算更為合理。將《專利審查指南》中關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的授予專利權(quán)的規(guī)定看作是一個例外的解釋即可。

　　事實上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中也增加了計算專利權(quán)期限補償時對授予專利權(quán)的日期的規(guī)定，即：“授權(quán)過程中的不合理延遲時間是指發(fā)明專利的授權(quán)公告日減去自發(fā)明專利申請日起滿四年且自實質(zhì)審查請求之日起滿三年的日期?！币簿褪钦f，授予專利權(quán)的日期就是授權(quán)公告日。這一點應(yīng)該沒有疑問。

　　美國專利法第154條對此規(guī)定的很明確，計算PTA就是看授權(quán)公告（Issue of Patent，授權(quán)通知書是Notice of Allowance）被延遲的天數(shù)。

　　?不合理延遲的計算

　　不合理延遲屬于中國《專利法》框架下的新概念，我們只能試圖從合理性的角度和相關(guān)的美國專利實踐來進(jìn)行分析。

　　《專利法》第四十二條第二款的規(guī)定有一個但書，即：“由申請人引起的不合理延遲除外?！痹瓌t上，除了由申請人引起的不合理延遲以外，其余的不合理延遲都是專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。因此，有必要對由申請人引起的不合理延遲進(jìn)行分析。

　　可以理解，申請人請求延期、請求恢復(fù)權(quán)利、請求延遲審查等一般都是由申請人引起的不合理延遲。中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了五種由申請人引起的不合理延遲，除了上述三種情形外，還包括：援引加入引起的延遲和提前進(jìn)入中國但未要求提前處理而引起的延遲。援引加入是因為申請人遺漏申請文件內(nèi)容，通過援引優(yōu)先權(quán)文件的方式補交。根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第一百一十一條的規(guī)定，申請人提前進(jìn)入但未要求提前處理，專利局應(yīng)該等到自優(yōu)先權(quán)日起滿30個月才開始審查。筆者認(rèn)為，這些規(guī)定都是非常合理的。

　　除了“由申請人引起”這一要素外，還有一個要素是“不合理”。新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了四種非不合理延遲，即：中止程序、保全措施、行政訴訟程序、修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的復(fù)審程序。前三種一般都不是專利局引起的，因此可以認(rèn)為不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。關(guān)于第四種復(fù)審程序，可以認(rèn)為在專利局已經(jīng)得出駁回的審查結(jié)論后，后續(xù)的延遲都不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。從這個角度看，將復(fù)審程序歸為非不合理延遲有一定的合理性。但修改稿中有一個限定詞“修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的”，這是否意味著復(fù)審階段沒有修改申請文件而直接授權(quán)的（雖然很少，但并非不可能），可以認(rèn)為屬于不合理延遲？當(dāng)然，相關(guān)新規(guī)定還有修改的可能性，而且可能還需要由后續(xù)的審查實踐來確定。

　　與《專利審查指南》的修改稿不同，美國專利法第154條明確規(guī)定了專利局導(dǎo)致的延遲（154（b）（1）各種情形，包括：申請日起超過14個月未下OA（或授權(quán)通知書），申請人答復(fù)OA后4個月專利局沒有回應(yīng)，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）或聯(lián)邦法院作出決定后4個月專利局沒有動作，申請人繳納授權(quán)費后4個月專利局沒有授權(quán)。另外還有超出上面提到的三年申請在審時間，但這部分有但書，排除了繼續(xù)審查（continued examination，相當(dāng)于中國的復(fù)審），另外也排除了一些其他程序，但因為其在中國不適用或不常見，在此不再贅述。美國專利法關(guān)于申請人導(dǎo)致的延遲的規(guī)定（154（b）（2））很上位，概括地說就是：申請人因未采取合理的努力推動審查而導(dǎo)致的延遲（the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application）。筆者認(rèn)為，中國專利局的《專利審查指南》征求意見稿中的相關(guān)規(guī)定，事實上也體現(xiàn)了這個一般性的原則。

　　三、估算實例

　　通過以上討論，我們基本上對于專利權(quán)期限補償所涉及的相關(guān)概念和原則有了一些相對清晰的理解。本文在此試圖根據(jù)這些理解，針對工作中遇到的一個相對典型的具體案例估算出專利權(quán)期限補償?shù)奶鞌?shù)。但因為《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》的征求意見稿還有可能修改，所以下面的估算不一定準(zhǔn)確。

　　某申請2013800xxxxx.x是一個PCT中國階段申請，具體相關(guān)信息如表1所示。

　　如上所述，專利權(quán)期限補償規(guī)定的四年期限應(yīng)該從進(jìn)中國的日期（2014年12月5日）起算，加四年應(yīng)該是2018年12月5日。專利權(quán)期限補償規(guī)定的三年期限應(yīng)該從進(jìn)入實質(zhì)審查階段的日期（2015年6月10日）起算，加三年應(yīng)該是2018年6月10日。顯然，應(yīng)該按照后到期的期限計算補償，即按照授權(quán)公告日（2021年9月21日）超出2018年12月5日的天數(shù)計算，即1021天。

　　2017年9月5日到2019年9月3日是復(fù)審階段，這個728天的時間間隔應(yīng)該從補償中扣除。

　　2020年10月12日下發(fā)的第四次審查意見的答復(fù)期限是2020年12月27日，而答復(fù)經(jīng)延期后于2021年2月25日提交，這個60天的時間間隔也應(yīng)該從補償中扣除。

　　綜上所述，實際補償?shù)奶鞌?shù)估算為233天。

　　四、總結(jié)

　　本文關(guān)于專利權(quán)期限補償?shù)姆治鲇懻摵凸浪闶腔诂F(xiàn)行《專利法》《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》，結(jié)合《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》的修改征求意見稿，并參考美國專利實踐而完成的。正如前文所述，新修改的《專利法實施細(xì)則》和《專利審查指南》發(fā)布后，才能更相對準(zhǔn)確地進(jìn)行估算。而關(guān)于官費的計算問題，只能完全依賴于后續(xù)專利局的具體規(guī)定。