商標(biāo)淡化在審判實(shí)踐中的具體應(yīng)用

2003-08-04

商標(biāo)淡化在審判實(shí)踐中的具體應(yīng)用
文/北京集佳專利商標(biāo)事務(wù)所助理甘娟
將國際馳名商標(biāo)搶注為域名的案例越來越多，我國法院一般會如何判決呢？在（美國）杜邦公司訴北京***信息有限責(zé)任公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名糾紛一案中，一審法院北京市第一中級人民法院和二審法院北京市高級人民法院均認(rèn)定，被告無正當(dāng)理由將原告的馳名商標(biāo)“DUPONT”注冊為域名，淡化了原告的馳名商標(biāo)，構(gòu)成了對原告商標(biāo)權(quán)的侵犯和不正當(dāng)競爭。北京市第一中級人民法院依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十八條第(四)款、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條第一款, 判決***公司撤銷其注冊的“dupont.com.cn”域名，北京市高級人民法院維持了上述原判（案例一）。
在上述案例中，被認(rèn)定為商標(biāo)淡化的被告與原告的經(jīng)營范圍截然不同，那么，在我國，在同一類別上的商標(biāo)淡化是否成立呢？在浙江杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司訴江西南昌***制藥廠商標(biāo)侵權(quán)一案中，安徽省高級人民法院認(rèn)定“21金維他”注冊商標(biāo)是原告多年生產(chǎn)活動創(chuàng)造出的品牌，是其辛勤勞動的成果，已成為社會公眾所熟悉的知名商標(biāo)；認(rèn)為被告在其制售藥品的包裝裝潢和標(biāo)簽上使用“21SUPER-VITA金維他”字樣，構(gòu)成了對原告中文“21金維他”注冊商標(biāo)的淡化，影響了原告注冊商標(biāo)的顯著性。在審理過程中，法庭考慮到本案中確有商標(biāo)淡化的情形，以及被告侵權(quán)行為的持續(xù)時間、情節(jié)、主觀故意程度、原告的商標(biāo)價(jià)值等綜合因素，最終判定被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬元（案例二）。
上述兩個案例充分證明，在我國，雖然到目前為止還沒有對商標(biāo)淡化的明確定義以及明文規(guī)定，但是在審判實(shí)踐中，法院已經(jīng)在一定程度上接受了商標(biāo)淡化的觀點(diǎn)，并在判例中得到應(yīng)用。商標(biāo)淡化與我國《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)有一定差別。根據(jù)我國商標(biāo)法對注冊商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的明文規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)，僅以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限，第三人只有在相同或相似的商品或服務(wù)上使用他人商標(biāo)，才構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵犯。商標(biāo)淡化理論則突破了這種限制，它要求對馳名商標(biāo)和其他具有一定知名度的商標(biāo)進(jìn)的保護(hù)擴(kuò)展到所有的商品或服務(wù)，而不再局限于商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)注冊的商品或服務(wù)。此外，在互聯(lián)網(wǎng)上搶注域名（如本文案例一），以及將知名商標(biāo)作為商標(biāo)以外的其他形式的使用，如作為通用名稱在標(biāo)簽、包裝裝潢、廣告標(biāo)語中使用（如本文案例二），都將由于淡化了知名商標(biāo)而遭到禁止。顯然，對于具有一定知名度的商標(biāo)而言，利用反淡化進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)將使商標(biāo)權(quán)利擴(kuò)充到更大的范圍。
就商標(biāo)淡化在我國已有的法律依據(jù)而言，我國《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”?！恶Y名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》第8條規(guī)定：“將與他人馳名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)在非類似商品上申請注冊，且可能損害馳名商標(biāo)注冊人的權(quán)益，從而構(gòu)成《商標(biāo)法》第八條第（9）項(xiàng)所述的不良影響的，由國家工商行政管理局商標(biāo)局駁回其注冊申請；申請人不服的，可以向國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會申請復(fù)議；已經(jīng)注冊的，自注冊之日起五年內(nèi)，馳名商標(biāo)注冊人可以請求國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會予以撤銷，但惡意注冊不受時間限制?！蓖瑫r在第9條中規(guī)定：“將與他人馳名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)使用在非類似的商品上，且會暗示該商品與馳名商標(biāo)注冊人存在某種聯(lián)系，從而可能使馳名商標(biāo)注冊人的權(quán)益受到損害的，馳名商標(biāo)注冊人可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起兩年內(nèi)，請求工商行政管理機(jī)關(guān)予以制止?！鄙鲜龇ㄒ?guī)中實(shí)際都包含了商標(biāo)淡化的基本內(nèi)容，但是它們既沒有明確商標(biāo)淡化的具體構(gòu)成條件，也沒有規(guī)定其法律后果，而且在對馳名商標(biāo)的淡化形式上并沒有突破商標(biāo)這個唯一形式，因此，在實(shí)踐中法院只能根據(jù)其原則精神，依照民法的侵權(quán)原理進(jìn)行審理。此外，在我國正式加入的《巴黎公約》、TRIPS等國際條約中都為馳名商標(biāo)或其他具有一定知名度的商標(biāo)提供了反淡化保護(hù)的詳細(xì)規(guī)定。在本文案例一中，無論是一審法院還是二審法院，都適用了《巴黎公約》的商標(biāo)淡化的原則精神認(rèn)定被告將馳名商標(biāo)進(jìn)行域名搶注的行為構(gòu)成了商標(biāo)淡化，這也是在我國商標(biāo)淡化還存在一定立法缺陷的情況下可以采取的一種補(bǔ)救措施。
那么，我國的商標(biāo)淡化究竟有哪些構(gòu)成要件呢？
商標(biāo)淡化一般是指減少、削弱馳名商標(biāo)或其他具有相當(dāng)知名度的商標(biāo)的識別性和顯著性，損害、玷污其商譽(yù)的行為。它通過對他人商標(biāo)的淡化使用，影響商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)，降低該商標(biāo)的知名度，同時借助知名商標(biāo)已經(jīng)存在的商譽(yù)，達(dá)到不正當(dāng)競爭的目的。淡化的構(gòu)成一般應(yīng)包括下列三個要件：
行為人實(shí)施了淡化他人知名商標(biāo)的行為，在自己的商標(biāo)或其他載體中使用了與知名商標(biāo)相同或類似的標(biāo)記。
這種行為必須有可能給被淡化的商標(biāo)和商標(biāo)權(quán)人造成實(shí)際損失，或者已經(jīng)造成了這種損失。一般都認(rèn)為，商標(biāo)淡化并不要求必須具備實(shí)際的損害后果，而只要有發(fā)生這種損害后果的可能性即可。
商標(biāo)淡化行為人存在主觀過錯。一般說來，行為人故意實(shí)施商標(biāo)淡化行為所承擔(dān)的責(zé)任較重，尤其是要承擔(dān)較重的損害賠償責(zé)任；而過失實(shí)施商標(biāo)淡化行為所承擔(dān)的責(zé)任范圍要小得多，往往不會承擔(dān)損害賠償責(zé)任，或者只承擔(dān)較輕的賠償責(zé)任。
在審判實(shí)踐中，在判斷淡化的構(gòu)成以及損害賠償?shù)臄?shù)額上，往往還會考慮其他的很多因素，如原告商標(biāo)的顯著性，被告使用的商標(biāo)與原告商標(biāo)之間相似的程度，它們涉及的消費(fèi)者的范圍以及地理區(qū)域，消費(fèi)者調(diào)查所顯示的商標(biāo)淡化引起公眾混淆及商譽(yù)喪失的程度、被告的主觀過錯的程度、在商業(yè)中的實(shí)際使用狀況等各種因素。

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