未雨綢繆---撰寫權(quán)利要求書的另一種思路

2006-01-27

文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司穆建軍

　　發(fā)明人在完成一項發(fā)明創(chuàng)造之后，為使其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)，應(yīng)當(dāng)提交請求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。在這些文件中，權(quán)利要求書撰寫質(zhì)量的好壞直接影響到該項發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利保護(hù)、能否盡快獲得專利保護(hù)，以及能否獲得最佳的保護(hù)范圍。中國專利法第五十六條規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)?？梢姡豁棸l(fā)明創(chuàng)造要求保護(hù)的范圍是以權(quán)利要求書記載的技術(shù)內(nèi)容為準(zhǔn)的，權(quán)利要求書的撰寫方式和撰寫質(zhì)量直接影響著發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠谋Ｗo(hù)范圍以及在專利侵權(quán)訴訟中的作用。
　　
　　結(jié)合撰寫實(shí)踐，筆者認(rèn)為，專利代理人對于權(quán)利要求書的撰寫不應(yīng)該僅僅以得到授權(quán)為目的，更要重視得到什么樣的專利權(quán)。在撰寫權(quán)利要求書的準(zhǔn)備階段就要考慮到今后可能的專利侵權(quán)訴訟問題，預(yù)計各種侵權(quán)途徑，以權(quán)利要求書能夠在專利侵權(quán)中起到積極的防線作用為指導(dǎo)思想，針對各種可能的侵權(quán)途徑，在多個方向和脈絡(luò)上布置獨(dú)立權(quán)利要求，使每個獨(dú)立權(quán)利要求成為抵御侵權(quán)途徑的防線。

　　要達(dá)到上述目的，專利代理人在撰寫權(quán)利要求書的準(zhǔn)備階段與發(fā)明人之間進(jìn)行充分的交流和溝通是非常重要的。發(fā)明人要求專利權(quán)保護(hù)的是發(fā)明創(chuàng)造為解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題所采取的一整套技術(shù)方案，權(quán)利要求書中的獨(dú)立權(quán)利要求記載的是該技術(shù)方案中包含的全部必要技術(shù)特征。通常，發(fā)明人會提供技術(shù)交底書，其中提及的技術(shù)方案包含的技術(shù)特征我們可以稱之為顯性技術(shù)特征，那么在技術(shù)交底書的基礎(chǔ)上與發(fā)明人都溝通些什么呢？筆者認(rèn)為，與發(fā)明人的溝通要從技術(shù)角度和專利法律的角度，針對技術(shù)方案中的必要技術(shù)特征，幫助發(fā)明人分析該技術(shù)特征可能具有的各種變種或變形，也就是還有哪些方式可以替換該技術(shù)特征、替換該技術(shù)特征后也能達(dá)到同樣的技術(shù)效果。我們把這個過程稱為挖掘發(fā)明技術(shù)方案的隱性技術(shù)特征的過程。從另一個角度來看，這個過程也是一個探討和預(yù)計各種侵權(quán)可能性和侵權(quán)途徑的過程。在這個過程中，代理人既要充分認(rèn)識發(fā)明人提及的發(fā)明點(diǎn)，又要找到潛在的各種可能的對必要技術(shù)特征的模仿和變形，還要進(jìn)一步分析發(fā)明創(chuàng)造可能涉及的領(lǐng)域和終端產(chǎn)品，從而對發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行全方位的保護(hù)。

　　例如，一個產(chǎn)品發(fā)明或方法發(fā)明，其顯性技術(shù)方案包括技術(shù)特征A、B、C和D。那么獨(dú)立權(quán)利要求可以寫成“一種X，其特征在于包括技術(shù)特征A、B、C和D”。如果通過和發(fā)明人的交流發(fā)現(xiàn)還可以用技術(shù)特征E來代替技術(shù)特征D，就應(yīng)該寫出另一項獨(dú)立權(quán)利要求，即“一種X，其特征在于包括A、B、C、E?！痹摢?dú)立權(quán)利要求就構(gòu)成了防范用技術(shù)特征E來侵權(quán)的一道防線。這里E和D有兩種情況:一種是E和D相比是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果，即E和D等同；另一種情況是E和D相比是以不同的手段，實(shí)現(xiàn)了基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果，即E和D不等同。也許有人會問：假如E和D等同，如果有侵權(quán)產(chǎn)品或方法用E代替了特征D，可以利用等同原則來判斷其侵權(quán)，不必另外寫一項獨(dú)立權(quán)利要求。筆者認(rèn)為，對于比較簡單的發(fā)明創(chuàng)造用等同原則往往比較容易判斷，而對于半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域、IT或通信領(lǐng)域的發(fā)明來說，由于其相對復(fù)雜，用等同原則往往不容易判斷。所以，增設(shè)一項獨(dú)立權(quán)利要求的好處實(shí)際上是擴(kuò)大了專利的保護(hù)范圍，也使保護(hù)范圍更加明確，從客觀上防止了他人用特征E來代替特征D進(jìn)行侵權(quán)的可能性，使專利權(quán)的保護(hù)多了一道防線。更為重要的是，專利代理人在和企業(yè)的發(fā)明人進(jìn)行交流的過程中可能會挖掘出更多地內(nèi)容。例如，如果X是方法，那么在步驟特征A、B、C或D中可能會挖掘出用來執(zhí)行該步驟的裝置或系統(tǒng)特征；如果X是產(chǎn)品，那么除了要挖掘制造該產(chǎn)品的方法和步驟特征之外，還可以在特征A、B、C或D中挖掘可能包含的系統(tǒng)、分系統(tǒng)、模塊以及新用途等特征，依此類推，會派生出若干個獨(dú)立權(quán)利要求。按照單一性的規(guī)定，如果這些獨(dú)立權(quán)利要求屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思，那么就可以作為一件申請?zhí)岢?，這時需要注意說明書在形式上和實(shí)質(zhì)內(nèi)容上對權(quán)利要求書的支持。如果這些獨(dú)立權(quán)利要求不滿足單一性的要求，那么就需要進(jìn)行分案，其結(jié)果就是派生出若干個專利，這就是一個產(chǎn)品或方法發(fā)明會形成一個專利池的道理。

　　對于企業(yè)的發(fā)明創(chuàng)造來說，專利代理人的任務(wù)除了要通過與企業(yè)發(fā)明人進(jìn)行上述交流之外，還要盡可能分析企業(yè)所在行業(yè)的專利技術(shù)現(xiàn)狀和本企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)、相關(guān)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)等，挖掘企業(yè)潛在專利技術(shù)資源。通過上述企業(yè)專利策劃的過程，幫助企業(yè)形成自己的專利池，進(jìn)而形成由企業(yè)專利池匯集而成的行業(yè)專利池。

　　總之，權(quán)利要求書要服務(wù)于專利權(quán)的保護(hù)，權(quán)利要求書的撰寫，尤其是半導(dǎo)體、IT和通信技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利權(quán)利要求書的撰寫，不僅要分析技術(shù)方案的顯性技術(shù)特征，還要注重挖掘技術(shù)方案的隱性技術(shù)特征，諸如方法中的裝置特征、方法中的系統(tǒng)特征、系統(tǒng)中的分系統(tǒng)特征、系統(tǒng)中的裝置特征、裝置中的功能模塊特征等等，從方法、裝置和系統(tǒng)等多個層面以不同的角度進(jìn)行權(quán)利要求書的撰寫，爭取盡可能大的保護(hù)范圍，使權(quán)利要求書能夠在專利權(quán)的保護(hù)中發(fā)揮應(yīng)有的防線作用。

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