從專利申請策略看成本原則

2007-04-30

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司逯長明

成本原則是指導(dǎo)企業(yè)專利思想的一個基本原則，也是在具體的專利工作中需要重點參考的原則。但是在企業(yè)的專利實踐中，由于過多地從市場本身的需求和技術(shù)研發(fā)的需要考慮專利申請策略，使得對成本原則沒有引起足夠的重視。

成本原則討論的是，一項通過合法渠道獲得的技術(shù)方案由于專利行為付出的代價和由此帶來的收益；或者，由于專利行為付出的代價而減少可能遇到的損失?？梢姡杀驹瓌t的本質(zhì)是，通過專利策略討論為技術(shù)方案的付出與由技術(shù)方案收獲的關(guān)系。成本原則之所以容易被忽視，在于僅僅或較多考慮為專利行為付出代價是為了獲取利益，而較少考慮或者不考慮為專利行為付出代價還可能為企業(yè)減少可能遇到的損失。

導(dǎo)致忽略成本原則的思維誤區(qū)是有思想根源的。一種思想是專利無用論。長期以來，為鼓勵專利申請，過多地強調(diào)了專利的作用，而沒有恰當(dāng)?shù)貫槠髽I(yè)策劃專利申請策略、普及合理的專利思維，例如，過分強調(diào)專利申請的支出以及會給企業(yè)帶來市場獨占權(quán)，即專利會由于技術(shù)壟斷帶來巨大的利益，而較少強調(diào)申請策略的制定方法。由于專利的特性，一個或幾個專利很難形成在某一市場的市場獨占權(quán)或某一技術(shù)領(lǐng)域的完全領(lǐng)先優(yōu)勢。這樣，企業(yè)在專利工作開展初期，就迫切地期望專利發(fā)揮抑制對手的作用。此時，有限的專利，專利的滯后作用，以及專利質(zhì)量等原因，使有限的專利并不能如期實現(xiàn)賦予其的重大使命，導(dǎo)致認(rèn)為專利投入只是花錢，很難獲得回報。也就是說，這時能夠看到的，一方面，是為專利工作的開展而產(chǎn)生的必要投入，另一方面，是有限的專利難以發(fā)揮抑制對手的作用，因此得出專利沒有用的結(jié)論，不愿意為專利而付出，更談不上預(yù)測專利行為的投入與產(chǎn)出的關(guān)系。

第二種類似的思想是專利進(jìn)攻論。認(rèn)為專利是萬能的，有了它就可以肆意地打擊對手，而忽視專利的防護(hù)作用。大多數(shù)企業(yè)在專利工作開展初期對專利的認(rèn)識，或者說申請專利的主要動因在于抑制對手。事實上，由于專利的特性，以及專利的部署初期很難達(dá)到理想的效果等原因，短時期內(nèi)形成的和/或數(shù)量較少的專利所能夠發(fā)揮的作用是有限的。實際上，對于企業(yè)來講，專利的首要作用以及最先得到體現(xiàn)的作用在于專利的防護(hù)作用，即專利的最主要作用在于能夠阻止他人由于專利涉及的技術(shù)方案而帶來的麻煩，而不在于進(jìn)攻。實踐中，專利的進(jìn)攻效能與許多因素有關(guān)系，例如市場環(huán)境，專利運用策略等。當(dāng)過分夸大專利的進(jìn)攻作用而運用不當(dāng)專利的策略時，實際通過專利獲得的收益往往會大大低于期望值，從而產(chǎn)生對專利的認(rèn)識錯誤。

第三種思想是專利無關(guān)論。這種思想有多種表象，例如，通常會根據(jù)自己對技術(shù)的判斷將核心技術(shù)以及重要的外圍技術(shù)等申請專利，以構(gòu)成某一技術(shù)方向的專利網(wǎng)。然而，對于延伸層次較多的技術(shù)方案或者自己判斷專利性問題較多的技術(shù)方案，由于與自己申請專利的技術(shù)方案的關(guān)聯(lián)性相對較弱，或者申請成功的可能性較小，就會認(rèn)為這樣的技術(shù)方案沒有申請的價值，而選擇放棄這些方案的專利申請。然而實踐中，專利以及將發(fā)揮的作用時難以預(yù)估的。再例如，由于專利侵權(quán)通常事先很難預(yù)測，很多企業(yè)一般不會相信專利糾紛導(dǎo)致的麻煩會落在自己頭上，因此不愿意為專利而多付出，也不相信通過專利能獲得收益。

另外，長期以來很多企業(yè)仍然處于專利工作的初級階段，在該階段制定的申請策略通常過多考慮技術(shù)原則，例如僅作專利重要性評估。專利申請點的分布和申請文件公開的內(nèi)容與市場需求的吻合度較差，例如易于出現(xiàn)專利效力差，在先專利與在后標(biāo)準(zhǔn)吻合度差的現(xiàn)象。因此，在該階段很難開展專利整合、體系梳理等工作，更難以開展專利文件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、評估標(biāo)準(zhǔn)化，以及技術(shù)方案自產(chǎn)生到消亡期間的投入、收益評估等工作（可能由于經(jīng)驗、人力等因素導(dǎo)致代價太大而難以開展）。在該階段對專利的要求也只是籠統(tǒng)的“質(zhì)量高”，對申請文件公開的內(nèi)容和產(chǎn)生的影響則沒有評價和指導(dǎo)原則。

由于上述思想和專利工作現(xiàn)狀的局限，人們考慮較多的是為專利行為付出的代價，以及由于專利導(dǎo)致的收益，而忽略了另外一個事實，就是，專利也能夠減少企業(yè)的損失，這就是成本原則強調(diào)的另一面。而上述思想導(dǎo)致的結(jié)果，表面上看是專利是否申請的問題，深層次的問題卻是專利分布和專利之間的關(guān)系能否有效規(guī)劃、能否減少企業(yè)可能被他人專利攻擊的可能性，以及進(jìn)一步能否最大限度減少企業(yè)可能面臨的損失問題。

例如，其產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在該產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品包裝設(shè)備存在使產(chǎn)品包裝合格率低的技術(shù)缺陷，并通過技術(shù)攻關(guān)解決了這些問題。然而，如何處理這些得到的技術(shù)方案產(chǎn)生了分歧，主流觀點是為了和設(shè)備廠家搞好關(guān)系，將這些方案交給設(shè)備廠家。對于設(shè)備廠家來說，最缺少的就是來自設(shè)備使用廠家的設(shè)備反饋，因此利用這些方案對設(shè)備進(jìn)行了大規(guī)模改造，很快就推出了換代產(chǎn)品，設(shè)備使用廠家也隨即投資更換了自己的設(shè)備，使產(chǎn)品包裝的合格率大幅提高。在這個案例中，表面上看得到了一個皆大歡喜的結(jié)局，然而這個結(jié)局卻是一個對產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)不公平的結(jié)局，該企業(yè)喪失了利用這些技術(shù)方案獲得利益的機會。

再例如，某企業(yè)將自己認(rèn)為的幾個關(guān)鍵技術(shù)申請了專利，然而卻放慢了應(yīng)用技術(shù)的專利申請和技術(shù)進(jìn)一步改進(jìn)的速度，認(rèn)為自己已經(jīng)掌握了關(guān)鍵技術(shù)的專利，別人很難繞過去，繼續(xù)投入進(jìn)行快速的技術(shù)改進(jìn)和專利申請的需求似呼不是很迫切。然而該企業(yè)很快發(fā)現(xiàn)其他企業(yè)已經(jīng)圍繞自己的關(guān)鍵技術(shù)專利申請了不少的相關(guān)外圍專利，甚至有替代專利，不但自己沒有依靠已有的專利形成市場壟斷，還發(fā)現(xiàn)自己在技術(shù)應(yīng)用過程中存在了許多障礙，以及喪失了一些以較低代價繼續(xù)改進(jìn)技術(shù)方案的機會，自己原有的技術(shù)優(yōu)勢、速度優(yōu)勢正在逐步減小。該企業(yè)的誤區(qū)在于對自己和競爭對手的錯誤認(rèn)識，以及沒有搞清楚專利申請策略中成本付出與收益的關(guān)系，用簡單的有用/無用或緊迫/不緊迫來決定申請策略，導(dǎo)致了專利行為的失誤。

同樣，一些企業(yè)在申請策略確定過程中，處理技術(shù)方案的專利性，通常是新穎性/創(chuàng)造性導(dǎo)致的申請策略問題上也同樣忽略了成本原則的思考，例如，簡單將認(rèn)為缺乏專利性的技術(shù)方案不申請專利。事實上，技術(shù)方案的專利性的判斷是很容易失誤的，比如代理實踐中經(jīng)常出現(xiàn)審查時認(rèn)為沒有新穎性/創(chuàng)造性的技術(shù)方案實際上有新穎性和創(chuàng)造性，也經(jīng)常出現(xiàn)審查中因為有新穎性/創(chuàng)造性而獲得授權(quán)的技術(shù)方案被無效。首先，專利性的判斷，不是對整個技術(shù)方案進(jìn)行的，而是針對權(quán)利要求進(jìn)行的，當(dāng)不將技術(shù)方案以確定的對比技術(shù)為參照對象提煉出恰當(dāng)?shù)臋?quán)利要求，或者不對技術(shù)方案作深入剖析時，評價技術(shù)方案的專利性是沒有道理的，及其容易導(dǎo)致判斷失誤。而判斷失誤的結(jié)果通常以不申請專利為結(jié)局。這樣就很容易將該技術(shù)方案的申請權(quán)和使用權(quán)讓給競爭對手，自己盡管能夠避免專利費用的投入，但是卻可能在市場競爭方面、未來的無效、訴訟方面導(dǎo)致更大的投入。

成本原則的意義在于，從市場競爭需要、專利申請、無效、訴訟、侵權(quán)等多維角度考察由于專利行為付出的代價和由此為企業(yè)帶來的收益的關(guān)系，從而在確定申請策略和決定專利行為時，不僅要考慮是否申請專利，還要考慮專利申請點的分布、專利應(yīng)當(dāng)為市場需求和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要所作的貢獻(xiàn)等，進(jìn)一步考慮專利內(nèi)容的公開、權(quán)利要求的策劃、以及為專利行為付出的直接代價的確定等，從而實現(xiàn)用最小的代價獲得最大的收益或最大限度地避免損失。

成本原則引申的進(jìn)一步思考就是，在市場競爭中，如何將由于某個技術(shù)方案導(dǎo)致的進(jìn)一步付出的代價或者困難留給對手，而不是留給自己。這是對成本原則的一種隱含解釋，即如何為對手設(shè)置障礙，使其付出不利于市場競爭的代價。通常，專利無大小、難度之說，只有技術(shù)點的分布是否恰當(dāng)、作用大小之說，而專利的作用如果不經(jīng)過專利糾紛處理過程的檢驗也很難有定論，因此，成本原則主張將技術(shù)方案導(dǎo)致的進(jìn)一步付出的代價或者困難留給對手，可以在某種程度上避免自己主觀判斷導(dǎo)致的失誤。

以專利申請策略為例，在不考慮成本原則時，僅需要正面考慮以下幾項內(nèi)容：市場需求判斷，是否申請判斷，申請何種類型，說明書內(nèi)容的布置，權(quán)利要求的布置，這樣很難預(yù)知專利在將來可能起到的作用，也無法預(yù)知專利內(nèi)容將來可能帶來的麻煩。而在考慮成本原則時，就要以市場需求為基礎(chǔ)，從相反的方面考慮為上述內(nèi)容導(dǎo)致的行為付出的代價，以及對自己和競爭對手的影響，以此得出反饋因素，去影響是否申請判斷，以及決定申請后申請何種類型，說明書內(nèi)容的布置，權(quán)利要求的布置。例如，對一個遭到專利性質(zhì)疑的技術(shù)方案，可以用最低的代價申請專利，并在其中最大限度地公開與自己的專利和技術(shù)秘密無關(guān)的內(nèi)容，阻止對手獲得專利；或者，通過權(quán)利要求構(gòu)建迷惑對手的專利，至少可以減少對手可能帶來的麻煩。

成本原則適合處理那些，例如延伸度較大或者專利性受到質(zhì)疑的、對企業(yè)來說似呼可有可無的技術(shù)方案。通過成本原則的反饋效應(yīng)，有利于獲得正確處理這些技術(shù)方案的方式和內(nèi)容，例如有利于提示利用一些專利的缺陷得到其他可行的替代方案，從而有利于在未來可能出現(xiàn)的專利侵權(quán)糾紛中處于主動地位，等等。

成本原則首先體現(xiàn)在市場需求和是否申請的判斷上。通過市場的產(chǎn)品分布和未來一定時期的發(fā)展需求布置專利的申請點，這些申請點通常對應(yīng)相對基礎(chǔ)性的專利和從屬性的專利。成本原則還體現(xiàn)在確定申請專利的后續(xù)程序中，例如有利于提示從對手的專利中快速獲得自己需要的內(nèi)容，或者迅速發(fā)現(xiàn)對手的缺陷。

應(yīng)當(dāng)說，在專利申請策略中，最重要的是市場原則和技術(shù)原則。其中，市場原則處于首要地位，企業(yè)需要據(jù)此原則獲得盡可能準(zhǔn)確的市場對專利的需求信息；技術(shù)原則是一個客觀原則，能夠約束市場原則的不客觀，例如，即使企業(yè)許需要一個授權(quán)專利去完善市場運作，也難以將一個本質(zhì)是方法的技術(shù)方案通過實用新型專利獲得盡快授權(quán)。成本原則作為上述原則的補充原則，用于提示處理申請策略中的細(xì)節(jié)問題和次要問題。由于成本原則有利于從市場需求到專利后期運作的過程中多角度考慮問題，因此能夠為企業(yè)指定申請策略提供多維的參考建議，以盡可能獲得收益或者盡可能避免未來的損失，從這個角度說，也可以將成本原則作為效益原則，作為企業(yè)專利工作初級階段的思維補充，將有利于企業(yè)制定代價更小的申請策略或行為。

還需要指出，成本原則適于作為專利申請策略制定時的參考，以獲得圍繞某個技術(shù)方案的投入、產(chǎn)出的預(yù)測，以及未來風(fēng)險的預(yù)測，如果技術(shù)方案沒有被發(fā)掘出來，客觀存在的風(fēng)險等因素依然存在。

從專利申請策略看成本原則

相關(guān)關(guān)鍵詞

公司總部

郵件新聞接收

社交網(wǎng)絡(luò)鏈入

友情鏈接