北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司  張建山

我國是實行“先申請原則”的國家之一，即同樣的專利授予最先提出專利申請的人，所以申請人在完成技術(shù)方案之后都希望盡早提出專利申請，搶在競爭對手的前面申請專利。在醫(yī)藥及生物專利申請領域，盡早提出專利申請尤為重要，因為醫(yī)藥及生物領域的發(fā)明具有投資大、難度高、周期長、市場廣及意義重大等特點，獲取專利權(quán)不僅可以收回前期的風險投資，而且可以為申請人帶來商業(yè)上的巨大的成功.

醫(yī)藥及生物領域的專利申請總體上應該符合專利三性，即新穎性、創(chuàng)造性和實用性，但又其自身的特點。醫(yī)藥及生物領域?qū)賹嶒炐詫W科，其申請文件不僅要求申請人公開其技術(shù)方案，而且要求發(fā)明人提供證實醫(yī)療效果或藥理學作用的試驗數(shù)據(jù)和實施例，以支持其權(quán)利要求。我們知道，當今無論是學術(shù)科研還是企業(yè)研發(fā)都充滿了激烈的競爭，等到全部完成上述實驗內(nèi)容再提交專利申請，對申請人來說將承擔由于他人搶先申請而導致其專利申請喪失新穎性的風險，其結(jié)果會給申請人帶來巨大的損失。如果申請人充分利用專利申請的優(yōu)先權(quán)原則，可以為解決上述問題帶來積極的意義.

優(yōu)先權(quán)原則源自1883年簽訂的保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約，巴黎公約之所以確立優(yōu)先權(quán)原則，是因為絕大多數(shù)國家的專利法都采用先申請原則。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內(nèi)就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。換句話說，申請人提出的在后申請與他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這是優(yōu)先權(quán)一詞的由來.

我國專利法規(guī)定，在外國提出的首次申請為基礎的優(yōu)先權(quán)稱為“外國優(yōu)先權(quán)”，在中國提出的首次申請為基礎的優(yōu)先權(quán)稱為“本國優(yōu)先權(quán)”。無論是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，在后申請都能以其首次申請的申請日為優(yōu)先權(quán)日.

在后申請以首次申請為基礎要求優(yōu)先權(quán)的前提是在后申請與首次申請具有“相同主題”，因此正確認定首次申請和在后申請是否具有“相同主題”就成為要求優(yōu)先權(quán)的關(guān)鍵所在。那么如何判斷在后申請與首次申請的主題是否相同呢？巴黎公約第四條(H)規(guī)定：“不得以要求優(yōu)先權(quán)的發(fā)明的某些因素(elements)沒有出現(xiàn)在原始申請的權(quán)利要求書中而拒絕優(yōu)先權(quán)要求，只要該原始申請作為一個整體清楚地披露了這些因素即可?！彼允紫缺仨毭鞔_在后申請與首次申請需要比較的對象，對于在后申請來說，需要比較的“主題”既不是說明書的整體內(nèi)容，也不是一項權(quán)利要求中的某個或者某些技術(shù)特征，而是以在后申請的每一項權(quán)利要求為判斷的最小單位，即需要比較的是在后申請的各項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案的內(nèi)容；對于首次申請來說，需要比較的是其整個申請文件所公開的技術(shù)內(nèi)容，只要首次申請作為一個整體披露了該項權(quán)利要求的各個因素即可，并不要求這些因素必須記載在權(quán)利要求書中，可以是記載在說明書中，也可以是記載在附圖中.

我們知道，一項權(quán)利要求應該是一個完整的技術(shù)方案，而一個完整的技術(shù)方案是由若干必要技術(shù)特征組成的集合。從優(yōu)先權(quán)原則的要求來看，只要在先申請作為一個整體記載了包括全部必要技術(shù)特征的完整的技術(shù)方案，那么在先申請即可成為在后申請的優(yōu)先權(quán)基礎，在后申請即可以通過一項權(quán)利要求來享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。對于在后申請來說，可以在說明書中增加新的內(nèi)容，所增加的內(nèi)容可以是改進的附加的技術(shù)特征，可以是支持權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案具有的有益效果的各種試驗數(shù)據(jù)，還可以是和在先申請具有單一性的屬于不同類別的技術(shù)方案，進而可以要求部分優(yōu)先權(quán)和多項優(yōu)先權(quán)。所以，利用優(yōu)先權(quán)原則可以達到補充和完善首次申請的目的，這一點在醫(yī)藥及生物領域的專利申請中的意義尤為重大。下面就優(yōu)先權(quán)原則在醫(yī)藥及生物領域?qū)＠暾堉械淖饔米鲆缓喴爬?

1、通過要求優(yōu)先權(quán)使他人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)就相同主題提出的專利申請不具備專利性。醫(yī)藥及生物領域的專利申請，往往涉及巨大的經(jīng)濟利益，也需要投入很大的人力、物力和財力，耗費大量的時間和創(chuàng)造性的勞動，因此對于申請人來說，搶在競爭對手的前面申請是至關(guān)重要的，所以優(yōu)先權(quán)制度給最先申請人提供了有力的保護.

2、通過要求優(yōu)先權(quán)為申請人進一步完善和補充試驗數(shù)據(jù)以支持權(quán)利要求提供了準備時間.

新專利審查指南第10第3.1節(jié)中“關(guān)于化學產(chǎn)品的充分公開“規(guī)定：對于新的藥物化合物或者藥物組合物……應當記載對于本領域技術(shù)人員來說，足以證明發(fā)明的技術(shù)方案可以解決預期要解決的技術(shù)問題或者達到預期的技術(shù)效果的實驗室試驗（包括動物試驗）或者臨床試驗的定性或者定量數(shù)據(jù)?！睂τ卺t(yī)藥及生物領域的專利申請，缺乏上述內(nèi)容的專利申請會因說明書公開不充分或缺乏實用性而被駁回，而在專利審查過程中上述數(shù)據(jù)和實施例是不能補充到說明書中去的，因為會導致修改超范圍而不符合專利法第33條的規(guī)定.

根據(jù)優(yōu)先權(quán)原則，申請人在完成了技術(shù)方案后，如得到了某藥物的化學式及制備方法后提出首次申請，通過要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，可以在優(yōu)先權(quán)規(guī)定的期限內(nèi)完成藥理學實驗研究，補充必要的實驗支持數(shù)據(jù)，使申請文件符合專利審查的要求，從而為申請人贏得了時間。再如，有關(guān)DNA序列的專利申請，在說明書中描述和證實其功能或用途是獲得專利權(quán)的必要條件，申請人在發(fā)現(xiàn)該DNA序列后可以利用優(yōu)先權(quán)原則先提出專利申請，然后在優(yōu)先權(quán)規(guī)定的12個月期限內(nèi)遞交確認該DNA序列功能的新申請.

3、通過要求優(yōu)先權(quán)挽救不符合專利性的專利申請。在專利申請的實踐中，無論是申請人的原因還是代理人的原因，由于對專利三性的評價存在偏差可能導致專利申請在實質(zhì)審查時不能被授權(quán)。如果這些偏差是由于不符合專利法第26條第4款關(guān)于權(quán)利要求需要得到說明書支持的問題，例如實施例太少不支持權(quán)利要求保護的范圍，缺乏試驗數(shù)據(jù)或臨床數(shù)據(jù)支持藥物的技術(shù)效果時，即可以在首次申請的12個月內(nèi)通過要求優(yōu)先權(quán)提出新申請，并在新申請中補充必要的試驗數(shù)據(jù)或?qū)嵤├钥朔状紊暾埖娜毕?，來挽救不符合專利性的專利申?

4、主動撤回在優(yōu)先權(quán)規(guī)定的期限內(nèi)仍無法滿足專利三性要求的專利申請以避免技術(shù)秘密的公開。在專利申請過程中，如果無法在優(yōu)先權(quán)規(guī)定的期限內(nèi)完成實驗研究，補充必要的實驗支持數(shù)據(jù)，那么首次申請即失去了意義，因為此時已無法通過優(yōu)先權(quán)的方式來使申請文件符合專利審查的要求，在這種情況下只有主動撤回首次申請，才可以避免專利申請因自申請之日起滿18個月而導致的技術(shù)秘密的公開.

5、通過要求優(yōu)先權(quán)可以減輕申請人的負擔。通過要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，可以對在后申請的說明書進行完善，可以增加改進的技術(shù)特征，但此時新增加的技術(shù)特征的技術(shù)方案是不能被要求優(yōu)先權(quán)的，但可以作為從屬權(quán)利要求保護，其意義在于這種改進專利不必單獨提出申請，因此申請人節(jié)省了申請的費用。另外，利用優(yōu)先權(quán)原則，可以將與首次申請具備單一性的多個不同主題的幾份在先申請進行合案申請，不同的權(quán)利要求可以在各自的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)享受不同在先申請的優(yōu)先權(quán)，但前提是各份在先申請均為針對相應內(nèi)容的首次申請。無疑，這樣做的結(jié)果是節(jié)省了申請人的費用，減輕了申請人的經(jīng)濟負擔.

6、通過要求本國優(yōu)先權(quán)可以間接延長了專利的保護期限。我國專利法規(guī)定了發(fā)明專利享有20年的專利保護期，該期限從實際申請日開始計算，不包含優(yōu)先權(quán)日。申請人可以在我國首次申請后，在優(yōu)先權(quán)期限行將屆滿前，重新提出一個與首次申請完全一致的申請，要求首次申請的優(yōu)先權(quán)，從而實際上起到將其專利權(quán)的保護期限延長一年的作用.

綜上所述，優(yōu)先權(quán)原則能充分保護申請人的利益，我國制藥企業(yè)和科研單位應該充分認識優(yōu)先權(quán)的作用，盡早地為自己的研究成果申請專利保護，以便在激烈的國際和國內(nèi)競爭中搶占先機，盡早擺脫醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仿制他人的落后局面，結(jié)合我國實際，力爭走"仿創(chuàng)結(jié)合"的道路，勇于創(chuàng)新使我國的企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地。