文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 顧晉偉

　　摘要：在對發(fā)明的“非顯而易見性”進行判斷時，根據(jù)專利法以及審查指南中的規(guī)定，應(yīng)該將“非顯而易見性”做廣義的理解，而非僅將其局限于技術(shù)方案的狹義理解，更不能將其與具體的判斷方法“三步法”劃等號。在對“非顯而易見性”做廣義理解的基礎(chǔ)上再判斷“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對創(chuàng)造性的影響，可能會得到一個全新的結(jié)論。

　　關(guān)鍵詞：非顯而易見性，預(yù)料不到的技術(shù)效果，廣義理解，狹義理解

　　引言

　　北京市高級人民法院就“新日鐵住金不銹鋼株式會社訴專利復(fù)審委員會、李建新發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛”作出的（2013）高行終字第1754號行政判決在業(yè)內(nèi)引起了陣陣討論，這個案例也入選了當(dāng)年的中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例，并且收錄在“北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)疑難案例要覽，第二輯”中。圍繞著該案例，關(guān)于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng)造性判斷中究竟起什么作用，是否需要將其作為單獨考量因素而獨立于“非顯而易見性”、甚至凌駕于“非顯而易見性”，還是將其作為次要因素或者是“非顯而易見性”的輔助因素，在業(yè)內(nèi)始終有各種觀點的交鋒，但是如果換一個角度去思考這個問題，可能會得到一個全然不同的結(jié)論。

　　1.案情簡介

　　該案件的事實在復(fù)審委的第18653號無效決定（1）以及一審和二審法院的判決書（2,3）中已經(jīng)有清晰的記載，僅出于方便討論的目的，筆者在此簡要描述一下該案件的事實情況。

　　該案件的爭議點出現(xiàn)在修改后的權(quán)利要求7，該權(quán)利要求涉及一種耐間隙腐蝕性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼，并且采用開放式的撰寫方式限定了合金的各個組分以及含量，是典型的組合物類型權(quán)利要求。在該案件中，復(fù)審委和一審、二審法院所認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)都是附件4中的從屬權(quán)利要求3，其中公開了一種高溫強度優(yōu)異的鐵素體系不銹鋼，經(jīng)比較二者之間的組分和含量，又一致認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征為：權(quán)利要求7所述的Mn、Ti的含量范圍在附件4中記載的相應(yīng)組分的范圍之內(nèi)，也即構(gòu)成選擇發(fā)明。

　　對此，復(fù)審委認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員在附件4的基礎(chǔ)上容易想到權(quán)利要求7中限定的Mn、Ti的含量范圍是常規(guī)選擇，其技術(shù)效果也是可以預(yù)料的，本專利中也沒有能夠證明該小范圍的選擇產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果的信息，因此否定了權(quán)利要求7的創(chuàng)造性（1）。

　　專利權(quán)人則堅持認(rèn)為附件4旨在得到一種高溫強度優(yōu)異的不銹鋼，本專利旨在得到一種耐腐蝕性優(yōu)良的不銹鋼，二者的發(fā)明目的和要解決的技術(shù)問題完全不同，附件4中沒有給出任何提高耐間隙腐蝕性的教導(dǎo)。此外，專利權(quán)人引用了本專利的比較例C16，認(rèn)為比較例C16中的各組分含量均在附件4所述范圍之內(nèi)，僅Cr含量不在本專利權(quán)利要求7所述范圍之內(nèi)，比較例C16的產(chǎn)品的最大侵蝕深度達925μm，耐間隙腐蝕性差，由此表明本專利取得了意料不到的技術(shù)效果。

　　對此，復(fù)審委合議組認(rèn)為：首先，本專利文件中的實驗數(shù)據(jù)不足以證明本專利具有區(qū)別于附件4的預(yù)料不到的技術(shù)效果；其次，創(chuàng)造性的審查過程中，主要是判斷要求保護的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，并不要求現(xiàn)有技術(shù)中全部方案均能達到要求保護的技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)的技術(shù)效果；最后，該權(quán)利要求7的大部分技術(shù)特征都被附件4公開，不存在Cr含量范圍不同的差別；因此，專利權(quán)人的上述主張不能成立（1）。

　　一審法院雖然在判斷方式上有別于復(fù)審委的無效決定中的推理過程，但是結(jié)果是維持了該無效決定（2，但是二審法院卻認(rèn)為：“根據(jù)專利法第二十二條第三款規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。當(dāng)技術(shù)主題涉及到化學(xué)混合物或組合物時，各組分及其含量均屬于必要技術(shù)特征，均應(yīng)當(dāng)在獨立權(quán)利要求中限定。在此類技術(shù)方案中，各組分或其含量的變化會引起相應(yīng)的物理化學(xué)反應(yīng)，可能會導(dǎo)致整體技術(shù)方案在效果上的變化。因此，涉及到化學(xué)混合物或組合物的創(chuàng)造性判斷中，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，運用三步法判斷創(chuàng)造性是可以的。但是，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用三步法，應(yīng)當(dāng)根據(jù)技術(shù)方案是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法”（3）。正是這一判決引起了業(yè)內(nèi)的陣陣討論。

　　2.觀點交鋒

　　針對此案件的判決，業(yè)內(nèi)始終存在各種不同的聲音，其中以復(fù)審委的李越老師等人所著的文章（4）與北京市高院知識產(chǎn)權(quán)庭的石必勝法官所著的文章（5,6）之間的觀點交鋒為最突出。在此案件之前，業(yè)內(nèi)也存在多種研究結(jié)果和觀點，例如以馬文霞老師為首的課題組所研究和發(fā)表的成果（7），以及一些專利代理人例如北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司的吳鵬章先生所做的案例研究（8）等等。

　　研讀這些文章和觀點，可以發(fā)現(xiàn)對于預(yù)料不到的技術(shù)效果究竟在創(chuàng)造性判斷中扮演何種角色，專利局以及復(fù)審委的觀點是一貫的，例如上文中所提及的馬文霞等人的研究結(jié)果認(rèn)為，“本課題組針對預(yù)料不到的技術(shù)效果與非顯而易見性的關(guān)系，通過大量的案例分析、比較研究得出以下觀點：預(yù)料不到的技術(shù)效果不是創(chuàng)造性判斷的單獨因素，而是通過發(fā)明實際解決的技術(shù)問題和技術(shù)啟示的確定，蘊含于非顯而易見性的判斷過程中，或在非顯而易見性判斷后，修正創(chuàng)造性判斷結(jié)論。在不同的案件中，發(fā)明的實質(zhì)性特點和技術(shù)進步的程度有高低之分，其對創(chuàng)造性判斷結(jié)論的影響要綜合評價。當(dāng)要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)越來越顯而易見，則發(fā)明欲具備創(chuàng)造性所需的技術(shù)進步也應(yīng)隨之提高，二者是此消彼長的關(guān)系，但前者在創(chuàng)造性的整體判斷中所占權(quán)重更大。發(fā)明的技術(shù)效果相對于現(xiàn)有技術(shù)是否產(chǎn)生質(zhì)變，重點需要判斷其與現(xiàn)有技術(shù)已知性能的相關(guān)性。在“量”上優(yōu)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)效果，尚不足以證明預(yù)料不到，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)背景技術(shù)和所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)知識確定該效果是否超出所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期”（7）。這里需要注意的是該研究結(jié)果是在“鐵素體不銹鋼無效案”之前形成的。

　　而李越等人的觀點無疑是與此一致的，例如李越等人認(rèn)為，分析審查指南中 “預(yù)料不到的技術(shù)效果”規(guī)定的設(shè)立本義，應(yīng)該作如下理解：“對于“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的考察在創(chuàng)造性判斷中的地位低于“三步法”，是否產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果不是創(chuàng)造性判斷的一個完整的判斷基準(zhǔn)，而僅是眾多需要考慮的要素之一，提出“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的目的在于：提醒判斷者注意，防止在審查中遺漏對于有價值的技術(shù)效果的考慮導(dǎo)致輕易抹殺發(fā)明的技術(shù)貢獻”（4），并且還引用了歐洲專利局和美國專利商標(biāo)局的標(biāo)準(zhǔn)來進行比對研究：“在歐洲專利局審查指南中把此類需要考慮的情形統(tǒng)稱為“次要因素”(Secondary indicators)。歐洲專利局在判例法中指出所述次要因素僅僅是評價創(chuàng)造性的輔助考慮因素，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當(dāng)客觀評價現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)尚不能給出明確結(jié)論的情況下需要重點考慮。美國專利商標(biāo)局審查程序手冊也將預(yù)料不到的效果稱作“輔助考慮因素”(secondary considerations)，明確指出創(chuàng)造性判斷中這類輔助考慮因素的重要性依不同的案情而不同。可見，在不同國家的審查實踐中，預(yù)料不到的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的地位是類似的”（4）。

　　關(guān)于石必勝的觀點，限于篇幅在此就不具體引用了，總之他提出了截然不同的觀點，例如石必勝認(rèn)為“意料不到技術(shù)效果是認(rèn)定該技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的充分條件”（5），并且他還利用“蝴蝶效應(yīng)”這樣的理論解釋了專利創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵守的立體原則和尤其是整體原則（6），令人耳目一新。

　　而代理人中例如吳鵬章所持的觀點更接近石必勝的觀點，他認(rèn)為在實踐中可以“論述發(fā)明能夠獲得意料不到的技術(shù)效果并由此確立發(fā)明的創(chuàng)造性。這即避免了與審查員在是否存在技術(shù)啟示的問題上的糾纏，并且往往能夠起到事半功倍的效果”（8）。

　　需要說明的是，上述的專家學(xué)者們都是業(yè)界精英，他們所表達的觀點都是經(jīng)過了嚴(yán)密的論證和實踐案例的檢驗的，并且在他們的文章中行文嚴(yán)謹(jǐn)，筆者在此所引用的只是他們文章中的段落或者摘抄，限于篇幅無法全部錄入，請讀者注意閱讀原文全文，不要因此有所誤解。

　　3.“非顯而易見性”的廣義理解和狹義理解

　　對于這種爭論，即“預(yù)料不到的技術(shù)效果”和“非顯而易見性”二者之間究竟應(yīng)該是什么樣的關(guān)系，以及在我國現(xiàn)行的行政審查以及司法實踐中該如何看待二者之間的關(guān)系，筆者認(rèn)為如果跳出這個問題本身的爭論，而是換個思維方式去認(rèn)識“非顯而易見性”的內(nèi)涵，同時結(jié)合實踐中的判斷方法，可能會得出一個全新的結(jié)論。

　　3.1．“非顯而易見性”的廣義理解

　　 按照我國現(xiàn)行的專利法第22條第3款的規(guī)定，“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”，而對于該法條中的“突出的實質(zhì)性特點”，在審查指南第二部分第四章中是這樣解釋的：“發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的”（9）。由此可見在我國的實踐中是將“突出的實質(zhì)性特點”和“非顯而易見性”劃等號的，但是需要注意的是在此處的行文中明確說明的是“發(fā)明”本身相對于現(xiàn)有技術(shù)是否“顯而易見”，而非“技術(shù)方案”本身相對于現(xiàn)有技術(shù)是否“顯而易見”。

　　進而在審查指南該章節(jié)的審查原則部分中強調(diào)了整體判斷的原則：“在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待”（9）。

　　在對創(chuàng)造性的概念進行解釋和對創(chuàng)造性審查的原則進行闡述之后，在審查指南中對具體的審查方式或者說判斷方法進行了說明，也即我們所熟知的“三步法”，而且在審查指南中明確指出“三步法”僅僅是通常所采用的方法，并沒有排除可以采用其他方法來判斷“非顯而易見性”。

　　行文至此，筆者認(rèn)為即便是根據(jù)我國的實踐，也可以將發(fā)明的“非顯而易見性”作一個廣義的理解，而不是局限于技術(shù)方案的“非顯而易見性”這樣一個狹義的理解，更不能糾結(jié)于具體判斷方法，也即實踐中所通常采用的“三步法”。無論如何，都不能把這種判斷方法與發(fā)明的非顯而易見性劃等號，因為“三步法”僅僅是實踐中判斷發(fā)明是否具備顯而易見性的手段或方法，而且還只是手段或者方法之一。如果將發(fā)明的“非顯而易見性”做狹義的理解，僅將發(fā)明的“非顯而易見性”集中于技術(shù)方案的“非顯而易見”，并且還將其與“三步法”完全等同起來，那么難免會出現(xiàn)上面提到的種種爭論。

　　因此，依據(jù)審查指南中對創(chuàng)造性概念的解釋和對創(chuàng)造性審查原則的闡述，筆者認(rèn)為應(yīng)該對創(chuàng)造性要求中的“非顯而易見性”作廣義的理解，或者說是作整體的理解。而對于發(fā)明整體來說，其涵蓋了發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、所提出的技術(shù)方案和所實現(xiàn)的技術(shù)效果等等要素，其中較為重要的和實踐中經(jīng)?？紤]的應(yīng)該就是技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果三要素了，這三種要素在絕大多數(shù)情況下是存在時間先后關(guān)系的，而且彼此之間存在著關(guān)聯(lián)和平衡。

　　那么在按照審查指南中制定的整體原則來判斷發(fā)明的“非顯而易見性”時，問題就在于：

　　1. 在這三者中任意之一體現(xiàn)出非顯而易見性，是否就應(yīng)該認(rèn)可發(fā)明整體的非顯而易見性？

　　2. 還是要求所有的要素都體現(xiàn)出非顯而易見性，才認(rèn)可發(fā)明整體的非顯而易見性？

　　3. 還是說哪個或那些要素必須體現(xiàn)出非顯而易見性，才認(rèn)可發(fā)明整體的非顯而易見性？

　　順便還有問題4. 是否還需要考慮構(gòu)成發(fā)明整體的其他要素？

　　很明顯，首先需要排除的是問題2，如果采用這樣的標(biāo)準(zhǔn)，恐怕就只有開拓性發(fā)明滿足創(chuàng)造性的要求了。

　　那么對于問題1呢？

　　以技術(shù)問題為例，發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是發(fā)明之根本，可謂水之源，木之根，科技的進步在很大程度上就在于人們不斷地發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、認(rèn)識問題、研究問題、解決問題。因此，如果技術(shù)問題的提出本身就已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知水平，或者技術(shù)問題的研究（例如認(rèn)識到技術(shù)問題的成因）就已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知水平，那么無論解決該技術(shù)問題的方案或者手段如何簡單，都不能否定發(fā)明人的智力勞動，在專利行業(yè)體現(xiàn)的就是不能否定發(fā)明的創(chuàng)造性。這種觀點應(yīng)該已經(jīng)得到了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可，例如審查操作規(guī)程中的“印刷時紙張跑偏”案例就典型地反應(yīng)了這種情況（10）。

　　推而廣之，對于技術(shù)效果的判斷是否也應(yīng)該持同樣的觀點呢？也即，如果有證據(jù)證實發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)取得了很大的技術(shù)進步，這種技術(shù)進步的質(zhì)變和/或量變程度已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)知能力，顯然這種技術(shù)進步已經(jīng)為人類的知識寶庫中添加了極為有意義的成果，那么為什么不能據(jù)此而承認(rèn)這種發(fā)明創(chuàng)造的非顯而易見性，進而用專利制度加以保護呢？筆者自己是想不到有任何理由對此予以拒絕的。

　　對于我們所常說的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，其判斷主體無疑是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而且依據(jù)審查指南中對術(shù)語“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的解釋，可以看出“預(yù)料不到的技術(shù)效果”和“技術(shù)效果的非顯而易見性”二者幾乎是可以完全劃等號的。因此，當(dāng)“預(yù)料不到的技術(shù)效果”出現(xiàn)時，已經(jīng)足以說明“技術(shù)效果的非顯而易見性”，而該技術(shù)效果要素本身就完全可以單獨影響發(fā)明整體的創(chuàng)造性。

　　如果以這種方式來理解創(chuàng)造性，那么以“預(yù)料不到的技術(shù)效果”單獨進行判斷的方式事實上和審查指南第二部分第四章5.3節(jié)和6.3節(jié)中的文字記述并無矛盾，筆者在下文中會對此進行具體解釋。

　　附帶地，對技術(shù)領(lǐng)域的考量在某些情況下也可以單獨影響到創(chuàng)造性的評判，例如“轉(zhuǎn)用發(fā)明”的提出，只是在實踐中此種情形極少，這也部分解決了上面提到的問題4。

　　通過考慮上述的問題1、2和4，事實上已經(jīng)解決了發(fā)明的非顯而易見性的判斷問題，那么問題3呢？還需要考慮嗎？

　　筆者認(rèn)為，問題3的提出恰恰是由實踐中最通常形成的誤區(qū)導(dǎo)致的，即“技術(shù)方案”一家獨大，其他技術(shù)問題、技術(shù)效果以及技術(shù)領(lǐng)域等因素均為陪襯，淪為輔助或者次要因素。這種誤區(qū)的形成本質(zhì)上在于行政機關(guān)對行政審查效率的過度追求，在行政審查效率和公正保護發(fā)明二者出現(xiàn)矛盾時行政機關(guān)所毫不猶豫地表現(xiàn)出支持前者的態(tài)度，久而久之造成此種誤區(qū)的積重難返。

　　3.2“非顯而易見性”的狹義理解

　　如上文所述，筆者認(rèn)為在實踐中造成爭論的原因之一就在于對發(fā)明的“非顯而易見性”的狹義理解，換言之，在對發(fā)明的“非顯而易見性”進行判斷時僅僅集中于技術(shù)方案的判斷，而忽略了發(fā)明整體中的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題以及技術(shù)效果因素對這種判斷的糾偏，而且在實踐中又往往將這種狹義理解和“三步法”掛鉤，甚至是不自覺地將二者劃等號，從而造成在實踐中“三步法”的機械使用，使得不少有價值的發(fā)明創(chuàng)造得不到應(yīng)有的保護。從這個意義上來說，筆者非常贊同“鐵素體不銹鋼無效案”中二審法院所提出的“不能機械使用三步法”的觀點，而且認(rèn)為這是此判決中的最大亮點。

　　對于審查實踐中出現(xiàn)的僅以技術(shù)方案是否顯而易見來判斷整個發(fā)明的創(chuàng)造性，筆者認(rèn)為其原因是很清楚的，首先對于行政審查來說，效率是必須要考慮的重要因素，對于一份完整的申請文件來說，審查員優(yōu)先考慮的一定是權(quán)利要求書中記載的技術(shù)方案，因為在絕大多數(shù)情況下都是依據(jù)技術(shù)方案的非顯而易見性來建立起發(fā)明的非顯而易見性的。例如對于上文提到的技術(shù)問題，實踐中僅依靠技術(shù)問題的非顯而易見性來建立整個發(fā)明的非顯而易見性的情況極少，因為技術(shù)問題本身具備非顯而易見性在某種程度上就已經(jīng)接近于開拓性發(fā)明了，而技術(shù)問題的成因之非顯而易見性在實踐中的概率很少。技術(shù)效果因素在實踐中即便比技術(shù)問題因素出現(xiàn)的情況會多一些，但是也不會太多，因為要使得技術(shù)效果達到“質(zhì)”和/或“量”的變化在實際中出現(xiàn)的概率很少。在審查員應(yīng)對如此大量的專利申請時，最有效最常見的審查方式就是優(yōu)先判斷技術(shù)方案本身是否顯而易見，這是正確的行政審查方式。

　　其次，在實踐中技術(shù)問題或者技術(shù)效果因素都是申請人在審查員對技術(shù)方案的顯而易見性進行了判斷并且得出否定的結(jié)論之后提出的，也即在實踐中技術(shù)問題或者技術(shù)效果等等因素是申請人所采用一種抗辯手段（這些要素在美國法律框架下被稱為“secondary considerations”，筆者認(rèn)為在這里的術(shù)語“secondary considerations”并不必然地表達出“次要”或者“輔助”的意思，而是在一方面表達出時間上的先后順序，事實上在美國法律體系中“輔助”更多地是用“auxiliary”），因此出于時間順序?qū)彶閱T也不會首先去考慮這些因素，而只關(guān)注技術(shù)方案即可。但是在申請人提出這些因素的考量請求之后，審查員就一定要考慮這些因素對創(chuàng)造性的影響，從而防止發(fā)明人的辛勤勞動付之東流。在某種意義上，筆者同意李越等人所提出的“驗算”的觀點（4）。

　　退回到實際工作中，“三步法”是一種有效方法，其體現(xiàn)的是“問題-解決方案”式的判斷邏輯，此方法的優(yōu)點是簡單便捷，有利于提高行政審批的效率，因此在審查實踐中普遍使用，但是普遍使用不代表機械套用。“三步法”只是判斷發(fā)明是否具備顯而易見性的手段或方式之一，并非唯一的方法（例如在美國采用的是思維方式不同的TSM判斷方法（并輔以KSR案件的影響因素）），因此不能把這種判斷方法與技術(shù)方案的非顯而易見性劃等號，更不能把這種判斷方法與發(fā)明的非顯而易見性劃等號。

　　此外，盡管在審查指南的文字中指明該方法是判斷“發(fā)明”相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的一種方式，但是從三步法中三個步驟的具體表述以及在實踐中的使用情況來看，該方法更像是判斷“技術(shù)方案”相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的一種方式。

　　同時，由于該方法本身就是一種事后進行判斷的方法，而且在使用時需要將技術(shù)方案分解為各個技術(shù)特征，因此在使用時難免會出現(xiàn)以下缺點：在了解發(fā)明內(nèi)容之后作出判斷，因而容易對發(fā)明的創(chuàng)造性估計偏低；在技術(shù)方案分解為技術(shù)特征進行比對時，將技術(shù)特征與發(fā)明整體割裂開來。因此在審查指南中特別提醒需要注意“事后諸葛亮”的情況以及要整體評價創(chuàng)造性（9）。

　　因此，在實際的工作中正是由于追求行政審查效率的考慮，事實上造成了技術(shù)方案的判斷在整體發(fā)明創(chuàng)造性的判斷中一家獨大的局面，在此過程中忽略了構(gòu)成發(fā)明整體的其他因素的影響；接下來在技術(shù)方案的審查過程中機械地套用三步法，從而忽略了三步法本身存在的缺點；由于這兩個層次的忽略，從而放大造成了對發(fā)明整體創(chuàng)造性的考慮出現(xiàn)了誤區(qū)。并且審查員在日復(fù)一日采用這種方式審查案件的過程中，如果不注意對誤區(qū)的修正，那么就會日積月累地形成審查的盲區(qū)。

　　4. 回歸到具體案件的分析

　　回到“鐵素體不銹鋼無效案”的具體案件中，來看看“預(yù)料不到的技術(shù)效果”在實踐中對創(chuàng)造性的影響情況。在該案件中，專利權(quán)人明確主張了預(yù)料不到的技術(shù)效果。

　　在實踐中，在判斷預(yù)料不到的技術(shù)效果對于發(fā)明創(chuàng)造性的影響時，審查員們還是往往會不自覺地利用三步法來進行，具體而言，也就是在完成第一步（確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)）和第二步（確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）之后，在第三步尋找技術(shù)啟示的時候才考慮預(yù)料不到的技術(shù)效果這一影響因素。也就是說，預(yù)料不到的技術(shù)效果只是對于技術(shù)啟示的尋求有影響，在申請人已經(jīng)舉證證明了本發(fā)明取得預(yù)料不到的技術(shù)效果時，審查員往往就可以免除對技術(shù)啟示的尋找，從而直接依據(jù)審查指南第二部分第四章5.3節(jié)和6.3節(jié)的規(guī)定來認(rèn)可發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　但是如果在三步法中只進行了必不可少的第一步，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，就直接以本發(fā)明相對于所確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果來認(rèn)定創(chuàng)造性，恐怕在實踐中是沒有哪個審查員會這么做的。

　　在“鐵素體不銹鋼無效案”本身的過程以及后續(xù)的觀點交鋒中，也體現(xiàn)了這兩種判斷方式。如上文所述，在該案件中所確定的事實是：權(quán)利要求7的技術(shù)方案中所述的Mn、Ti的含量構(gòu)成選擇發(fā)明（區(qū)別技術(shù)特征），而專利權(quán)人提交的證明預(yù)料不到技術(shù)效果的證據(jù)實施例C1和比較例C16中，體現(xiàn)的是Cr含量的差別（并非區(qū)別技術(shù)特征）。

　　對此李越等人認(rèn)為“在本案中，假如專利權(quán)人提供的證據(jù)能夠證明本申請通過限縮Mn和Ti在合金中的含量范圍確實取得了超出本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)期想象的耐腐蝕性能，在這樣的情況下，按照審查指南中關(guān)于選擇發(fā)明需要考慮預(yù)料不到的技術(shù)效果的角度，那么，在假定對Mn和Ti含量的選擇使得發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的前提下，該發(fā)明將具備創(chuàng)造性”，并且還對實驗數(shù)據(jù)的提交持有更加開放的態(tài)度（4）。

　　這種觀點是實踐中絕大多數(shù)情況下審查員和申請人所共同認(rèn)可的觀點，也是上文中提到的第一種判斷方式，而且被認(rèn)為是符合審查指南規(guī)定的審查方式。

　　那么這種觀點或者審查方式是唯一正確的嗎？其他觀點和審查方式就不符合審查指南的規(guī)定嗎？

　　對于上文提到的后一種判斷方式，也即在創(chuàng)造性判斷中只進行了必不可少的第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，就直接以本發(fā)明相對于所確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果來認(rèn)定創(chuàng)造性，這種判斷方式事實上也并未突破審查指南第二部分第四章5.3節(jié)和6.3節(jié)中的限定，因為在審查指南的這些章節(jié)中并未規(guī)定在哪個階段需要引入或者考慮“預(yù)料不到的技術(shù)效果”因素（9）。而在實踐中，檢索并確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是必須進行的步驟，否則本發(fā)明就沒有任何比較對象，在此步驟之后即進行技術(shù)效果的比對，從而確定該技術(shù)效果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否是質(zhì)或量上的難以預(yù)料，在字面上也并不違反審查指南第二部分第四章5.3節(jié)和6.3節(jié)中的規(guī)定。

　　這種判斷方式正是本案中二審法院所采取的判斷方式，并且在本案中二審法院明確提出前提是“當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，運用三步法判斷創(chuàng)造性是可以的。但是，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用三步法”（3），這與審查指南中對于三步法只是通常情況下使用的一種方法的描述并無矛盾。

　　因此，按照筆者的觀點，無論是復(fù)審委還是二審法院，所作出的決定都沒有突破作為部門規(guī)章的審查指南的規(guī)定，區(qū)別只是在于復(fù)審委還是按照慣有方式使用三步法、并且在進行第三步判斷時引入了“預(yù)料不到的技術(shù)效果”因素；而二審法院則是放棄三步法（或者僅是形式上進行了三步法中的第一步）、直接引入“預(yù)料不到的技術(shù)效果”因素進行判斷。這兩種判斷方式可以認(rèn)為都符合審查指南第二部分第四章5.3節(jié)和6.3節(jié)中的規(guī)定，因為如上文所述，這些章節(jié)中并未規(guī)定在哪個階段需要引入或者考慮“預(yù)料不到的技術(shù)效果”因素。但是二審法院的做法既沒有突破審查指南的限制、沒有對審查指南的理解造成不利影響、而且最重要的是真正體現(xiàn)出對發(fā)明創(chuàng)造的公正保護，從專利法的立法本意，也即鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的初衷出發(fā)，二審法院的判斷方式無疑是正確的。

　　總之，筆者認(rèn)為，在“鐵素體不銹鋼無效案”審理過程以及后續(xù)討論中出現(xiàn)的種種觀點對立在本質(zhì)上體現(xiàn)的是“追求行政審查工作的效率”和“追求對發(fā)明創(chuàng)造的公平公正保護”二者之間的關(guān)系，在絕大多數(shù)情況下二者都可以做到和諧統(tǒng)一，但是在某些情況下出現(xiàn)矛盾時，對二者該采取何種態(tài)度造成了各種觀點的對立。

　　5. 由此案件引起的再思考

　　5.1 事實認(rèn)定

　　筆者認(rèn)為，在這個案件中還存在著一些事實認(rèn)定不足的問題，但是這個事實認(rèn)定并非是“由區(qū)別技術(shù)特征導(dǎo)致產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果”的事實認(rèn)定，而是“本領(lǐng)域技術(shù)人員對本領(lǐng)域中預(yù)料不到的技術(shù)效果的認(rèn)定以及專利權(quán)人所提供的證據(jù)能否支持這種結(jié)論”的事實認(rèn)定。換言之，專利權(quán)人應(yīng)該提供充分的證據(jù)并且依據(jù)這些證據(jù)來論述在不銹鋼合金領(lǐng)域或者再細(xì)分的更具體技術(shù)領(lǐng)域中本發(fā)明所實現(xiàn)的技術(shù)效果已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期，例如本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)知能力的高低、舉例說明什么樣的技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域中公認(rèn)的預(yù)料不到的技術(shù)效果、本發(fā)明是否已經(jīng)達到了這種高度等等，由這些事實來建立起本發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果這樣一個結(jié)論。在本案中專利權(quán)人僅僅是舉出了兩個實施例之間的數(shù)據(jù)比對，似乎分量還不太足，并且在無效決定，一審和二審判決中對此方面的論述似乎也不足。

　　5.2 其他國家的判斷方式

　　筆者在此僅以美國的實踐做一簡要的說明。

　　美國法律體系的基石是案例，對于USPTO的Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）而言，規(guī)范的是美國專利局的雇員們在實際工作中的行為或者是為這些雇員們提供具體指導(dǎo)，這就使得在MPEP中存在著各種經(jīng)典案例，并且隨著新的經(jīng)典案例的出現(xiàn)而不斷地進行更新和補充。美國專利局的審查員們在進行實際的審查工作時和我國的審查員并無二致，都是首先進行技術(shù)方案的判斷，然后應(yīng)申請人的請求再去考慮其他的因素，在此過程中MPEP中收錄的經(jīng)典案例會盡可能地修正審查員的判斷，這是由美國的法律體系決定的，只是這并不代表著這些案例就是金科玉律。

　　以有些學(xué)者所引用的Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d1321, 1339 (Fed. Cir. 2007) 為例，在MPEP中收錄了該案例，并且引用的是其中的一段內(nèi)容：“Evidence pertaining to secondary considerations must be taken into account whenever present; however, it does not necessarily control the obviousness conclusion”（11）。但是不能將MPEP對該案例的收錄視為美國實踐中已經(jīng)完全認(rèn)同該案例中所表達的某些觀點，尤其是這些觀點僅是某些或某個法官的個人觀點，這是美國法律制度所決定的。閱讀這個案件的全文可知，上文提出的觀點事實上是在這個案件的判斷完成之后法官用一個連接詞“alternatively”引出來的宏論，這樣的結(jié)論并不必然對后續(xù)的案件產(chǎn)生約束力。

　　研究該案例后就會發(fā)現(xiàn)，這個案例的實質(zhì)還是在于事實的認(rèn)定，也就是專利權(quán)人輝瑞公司所提供的證據(jù)不足以證明這樣的發(fā)明已經(jīng)滿足了預(yù)料不到的技術(shù)效果的程度，而且這樣的判斷是依據(jù)雙方當(dāng)事人所提交的證據(jù)進行反復(fù)的此消彼長來確定的。換言之，這個案件的精髓還是事實認(rèn)定，和上面5.1節(jié)的觀點是一致的。

　　對于我們所持的“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的糾結(jié)，筆者認(rèn)為在MPEP中收錄的其他案例如In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978)或許會為我們的糾結(jié)提供新的思路（11），在實踐中這種思路事實上早已出現(xiàn)，并且已經(jīng)表現(xiàn)在我們實際的工作中。

　　5.3劃界式的撰寫方式不適合組合物發(fā)明

　　這是一個小的指引，體現(xiàn)的卻是大的方向。

　　劃界式的撰寫方式在專利法實施細(xì)則第21條中有所規(guī)定，并且在指南中有具體的描述，而且業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是劃界式撰寫方式不適合組合物發(fā)明，這一點在專利法實施細(xì)則第21條中有體現(xiàn)，在審查指南中更是明確指出。

　　將劃界式撰寫方式和三步法比較一下品品滋味就能覺察出，二者之間存在著天然的接近，這也是將這種撰寫方式寫入實施細(xì)則中的原因之一。從提高行政審查的效率來說，行政機關(guān)鼓勵申請人用這種方式來撰寫權(quán)利要求，以便在后續(xù)使用三步法進行實質(zhì)審查時能夠節(jié)約時間，但是行政機關(guān)很清楚對于某些發(fā)明類型是不能采用這種撰寫方式的，例如組合物類型的發(fā)明因其本質(zhì)而天然地不適用劃界式撰寫方式，因此在審查指南中對此作出了明確的規(guī)定。

　　那么從這個角度去側(cè)面考慮一下“鐵素體不銹鋼無效案”，就可以看出二審法院所作出的結(jié)論是正確的，這個結(jié)論不但沒有違背審查實踐，相反是完全貼合審查實踐的。

　　5.4創(chuàng)造性條款中的“顯著的進步”

　　在專利法第22條第3款的條文中還提及了“顯著的進步”，按照有些人甚至是大多數(shù)人的理解，這里的“顯著的進步”體現(xiàn)的就是技術(shù)效果，有些學(xué)者將技術(shù)進步分為“有益的效果”和“預(yù)料不到的效果”兩個層次，并且探討了技術(shù)進步和非顯而易見性的二維關(guān)系（7）。但是如果按照筆者的上述觀點，將技術(shù)效果因素放置在發(fā)明的非顯而易見性的考量之中，則不會存在二維關(guān)系，而只是一個維度的關(guān)系。筆者甚至認(rèn)為專利法第22條第3款中“顯著的進步”的要求會對非顯而易見性的判斷造成誤解，如果將其刪除，只保留非顯而易見性的要求，不僅會和歐洲以及美國的法律狀況接軌，而且也不會引起不必要的誤會。

　　5.5“預(yù)料不到的技術(shù)效果”對技術(shù)方案本身的影響或限制

　　筆者認(rèn)為這個方面的考慮才是現(xiàn)實工作中的關(guān)鍵所在。

　　如上文所述，作為構(gòu)成發(fā)明整體的各個要素，技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果在某些情況下存在時間順序關(guān)系，更重要的是這些因素之間存在著相互的關(guān)聯(lián)和平衡，在某些極端情況出現(xiàn)時會打破這個平衡，從而造成此消彼長的情形。

　　例如技術(shù)效果和技術(shù)方案二者之間的平衡在實際工作中是很容易理解的，在出現(xiàn)預(yù)料不到的技術(shù)效果后就會打破這個平衡，造成對技術(shù)方案的限制，這也是筆者在上文中所提及的需要對In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978) 這樣的案例更加關(guān)注的原因。而且在我國的實踐中事實上也是一直存在這種情形的，如果對這樣的情形進行更加深入的研究，可能會得到殊途同歸的結(jié)論，從而至少在表面上會消除實際工作中出現(xiàn)的行政機關(guān)和司法機構(gòu)對特殊情況的不同處理方式，歸結(jié)到“鐵素體不銹鋼無效案”上可能會得到相同的處理結(jié)果。

　　6. 結(jié)語

　　以上內(nèi)容是筆者在借鑒各位專家學(xué)者的觀點之后所作出的一點自己的思考，其中在文字中可能會有些妄語和不當(dāng)之處，但是筆者聲明這絕非對這些專家學(xué)者們或是他們的觀點有任何不敬，而且絕非表示自己的觀點是完全正確的，這些文字也僅是起拋磚引玉之作用，希望有更多的精英人士能夠研究我們這個領(lǐng)域中出現(xiàn)的各種問題，這是我們這個行業(yè)的幸事。

　　參考文獻

　　1. 專利復(fù)審委員會第18653號無效宣告請求審查決定

　　2. 北京市第一中級人民法院（2013）一中知行初字第180號行政判決書

　　3. 北京市高級人民法院（2013）高行終字第1754號行政判決書

　　4. “從鐵素體系不銹鋼案不同審級呈現(xiàn)的不同評判方式說起”，李越、杜國順、王軼，《中國知識產(chǎn)權(quán)》，總第100和101期，2015年6月-7月

　　5. “意料不到技術(shù)效果是具備創(chuàng)造性的充分條件嗎”，石必勝，知產(chǎn)力網(wǎng)站，鏈接：http://www.zhichanli.com/article/11975

　　6. “專利創(chuàng)造性判斷中的蝴蝶效應(yīng)”，石必勝，《中國知識產(chǎn)權(quán)》，總第100期，2015年6月

　　7. “預(yù)料不到的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的考量”，馬文霞，何煒，李新芝等，《中國發(fā)明與專利》，2013年第2期

　　8. “從意料不到的技術(shù)效果爭辯發(fā)明的創(chuàng)造性”，吳鵬章，鏈接：http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=89a2cc8789001a7c

　　9. 專利審查指南，第二部分第四章，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010年版，

　　10. 審查操作規(guī)程（實質(zhì)審查分冊），89-90頁，知識產(chǎn)權(quán)出版社

　　11. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) , 第9版，2145節(jié)